Інтелектуальна власність в IT-контрактах: про що потрібно дбати

У світі значного темпу розвитку інформаційних технологій, коли технологічні рішення стають драйвером прогресу, питання інтелектуальної власності для ІТ-спеціалістів та замовників є не лише актуальним, але і визначається як ключовий ресурс.

Укладення ІТ-контрактів на виконання проєктів стає визначальним елементом успішної діяльності, оскільки крім визначення прав та обовʼязків сторін, з їх допомогою можливе врегулювання питань, повʼязаних з інтелектуальною власністю, серед яких такі:

• Кому належать права інтелектуальної власності (“ІВ”) на створений продукт?

• Якщо права переходять замовнику, то з якого моменту та за яких умов це відбувається?

• Який обсяг прав ІВ буде передаватись?

• Чи буде зобовʼязаний замовник згадувати ваше імʼя / псевдонім при використанні створеного продукту?

Отже, як можна помітити, коло питань, повʼязаних з ІВ, які потребують договірного регулювання, є доволі широким та безпосередньо має вплив на подальшу долю створеного продукту.

У цьому контексті, попри, на перший погляд, успішне завершення проєкту та передачу результатів, брак належного документування може перетворити цей успіх у потенційний юридичний лабіринт. Здавалося б, замовник отримав доступ до створених об'єктів, але може виявитись, що без належної формалізації в контракті права ІВ на ці об'єкти не будуть передані. Це, своєю чергою, у разі виникнення спору із розробником (-ами) може призвести до великих фінансових втрат для замовника через незаконне використання таких обʼєктів ІВ.

Таким чином, належна увага до деталей ІТ-контракту та правильне регулювання питань ІВ є важливими елементами успішної взаємодії між розробниками та замовниками.

Ця стаття має на меті розглянути ключові моменти, на які слід звертати при укладанні IT-контракту. В основі матеріалу — практичний досвід, накопичений під час супроводження різноманітних ІТ-проєктів. Ми прагнемо надати конкретні поради, які допоможуть уникнути потенційних непорозумінь та збитків щодо використання результатів творчої діяльності.

Вимоги до ІТ-контракту

Питання прав ІВ може бути врегульовано з ІТ-спеціалістом в трудовому договорі (контракті) або ж в договорі про створення за замовленням і використання обʼєктів авторського права (тип документа залежить від того, на яких умовах відбувається співпраця з ІТ-спеціалістом).

Наразі законодавством України висуваються вимоги, щоб у таких договорах були наявні:

1) відомості, що дозволяють ідентифікувати відповідний об’єкт (назва та/або інші характерні ознаки);

2) обсяг майнових прав на відповідний об’єкт, що передаються за договором;

3) розмір чи спосіб визначення плати (винагороди) або зазначення про безвідплатний характер договору.

Отже, пропонуємо проаналізувати кожну із вищенаведених вимог більш поглиблено:

1. Ідентифікація обʼєкта ІВ

Перш за все необхідно детально описати продукт, який має бути створений з урахуванням домовленості сторін, що дозволить уникнути невизначеності щодо результату, який має бути отриманий. Оскільки досить часто співпраця за договором є довгостроковою та не обмежується створенням лише одного продукту, найчастіше такий опис затверджується у додатках до договору (технічних завданнях).

Для ідентифікації варто розпочати з чіткої та конкретної назви об'єкта ІВ (це може бути програмне забезпечення, вебсайт, база даних, дизайн інтерфейсу, мобільна гра тощо). Визначте його основні характеристики, функціональні можливості та головні параметри, такі як:

• архітектура об'єкта ІВ, включаючи внутрішню структуру, взаємодію компонентів та інші аспекти;

• платформи, для яких розробка чи використання об'єкта ІВ призначене, а також вимоги до сумісності з іншими системами чи платформами;

• мови програмування;

• технічні обмеження та вимоги до ефективності;

• якщо об'єкт ІВ включає дизайн або користувацький інтерфейс, технічне завдання має визначити вимоги до такого дизайну та критерії його прийняття;

• опис вимог до взаємодії з іншими системами, включаючи сторонні сервіси, API та інтеграцію з внутрішніми та зовнішніми джерелами даних.

У даному разі памʼятайте, що основна мета — якомога детальніше описати кінцевий результат, який має бути отриманий в ході виконання умов договору. Такий опис сприятиме ефективній комунікації між усіма учасниками процесу та забезпечить визначеність та стабільність в ході реалізації проєкту чи наданні послуг.

2. Обсяг майнових прав ІВ

Потреба у визначенні обсягу майнових прав ІВ, які будуть передаватись за умовами договору, повʼязана із важливістю для замовника розуміти, у який спосіб він буде мати можливість надалі використовувати та розпоряджатись створеним продуктом.

Перед тим, як наводити перелік майнових прав ІВ, має бути визначено, кому саме та з якого моменту будуть належати права. Зауважимо, що первинним субʼєктом авторського права завжди буде виступати ІТ-спеціаліст (автор) (навіть якщо розробником буде виступати юридична особа, спершу права будуть належати саме авторам - фізичним особам).

Оскільки для замовників, крім отримання створеного продукту, важливим є отримати права ІВ на нього, найпоширенішими способами передачі прав є наступні:

1). Майнові права ІВ будуть належати замовнику з моменту створення обʼєкта ІВ.

2). Усі створені Об'єкти ІВ є власністю виконавця (ІТ-спеціаліста), і виконавець зобов’язаний передати їх замовнику та права ІВ на них після повної оплати послуг та/або підписання сторонами акту прийняття-передання.

З точки зору балансу інтересів сторін, оптимальним є саме другий варіант, оскільки виконавець зможе отримати повну оплату за надані послуги, а замовник — сам продукт та права на нього. Дане положення знижує ризик зловживання правами з боку недобросовісних замовників, які можуть ухилятись від виконання фінансових обовʼязків, але будуть використовувати створені продукти. У такому випадку виконавець зможе застосувати доступні правові заходи захисту його прав й зобовʼязати припинити таке використання, оплатити надані послуги та сплатити компенсацію / відшкодувати збитки (у разі їх наявності).

Своєю чергою, памʼятайте, що у разі відсутності у таких договорах подібного положення, то майнові права на продукт, створений за замовленням, перейдуть до замовника з моменту створення такого продукту у повному складі. З даного правила наявне виключення, яке стосується творів образотворчого мистецтва (крім творів, спеціально створених як елемент комп’ютерної програми), права на які будуть залишатись за автором - IT-спеціалістом.

Після визначення того, хто за результатами виконання договору буде володіти майновими правами ІВ, слід переходити до визначення обсягу таких прав.

Передаватись можуть як виключні, так і невиключні права ІВ. Так, наприклад, до виключних прав ІВ належить право дозволяти або забороняти використання обʼєкта ІВ іншими особами, а до невиключних - право на відтворення, розповсюдження, зміну, переробку, адаптацію, переклад, публічний показ тощо.

Головною відмінністю між наведеними видами прав є те, що виключне право надає лише субʼєкту цього права можливість дозволяти використання об’єкта права ІВ чи перешкоджати неправомірному його використанню, у тому числі забороняти таке використання. Тобто таке право має монопольний характер і може належати лише одній особі (крім випадків зі співавторством).

Отже, має бути визначено, чи до замовника будуть переходити обидва типи прав ІВ, що буде свідчити про подальшу неможливість використання такого продукту виконавцем, або ж замовнику будуть належати лише невиключні права на використання такого обʼєкта у погодженій формі та спосіб.

При визначенні, що права на використання будуть переходити замовнику, слід деталізувати їх перелік, щоб широко охопити можливу сферу використання такого продукту. Радимо уникати узагальнених формулювань, наприклад, “Замовнику переходять всі майнові права ІВ” і подібних, оскільки це лише створює неоднозначність у трактуванні його змісту.

Памʼятайте, що майнові права, не зазначені в договорі як передані чи дозволені до використання, вважаються непереданими та недозволеними, що узгоджується з правовою позицією Вищого господарського суду України, викладеною у постанові Пленуму від 17.10.2012 р. №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

У даному контексті додатково хочемо розглянути питання немайнових прав ІВ, оскільки не дарма у розділі йшла мова виключно про перехід замовнику лише майнових прав ІВ. Це повʼязано із тим, що немайнові права належать лише автору та не можуть бути передані (відчужені) іншим особам і не переходять у спадщину. До них належить, зокрема, право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора в оригіналі і копіях твору і за будь-якого використання твору, якщо це практично можливо.

Якщо дане питання не буде врегульовано у договорі, то виконавець за договором (ІТ-спеціаліст) в будь-який момент зможе вимагати зазначення його імʼя / псевдоніма під час використання створених ним продуктів.

Зауважимо, що оскільки право на визнання авторства не є відчужуваним, не дозволяється визначення в договорі заборони на реалізацію цього права. У звʼязку з цим, якщо між сторонами буде досягнута домовленість щодо можливості використання обʼєктів ІВ без згадки авторства, альтернативою буде положення, за яким саме виконавець буде вимагати від замовника не зазначення його як автора (тобто буде бажати залишитись анонімом). Або ж таке право може бути реалізовано вимогою зазначення імʼя / бренду ІТ-спеціаліста при використанні замовником обʼєктів ІВ (наприклад, шляхом вказівки “Made by …”, “Created by …” тощо).

Дане право може належати виключно фізичній особі, а тому, якщо виконавцем буде виступати юридична особа, використання положення у вищенаведеному формулюванні не буде доречним. Натомість необхідність згадки бренду компанія, яка створила певний продукт, може бути передбачена у розділі з обовʼязками замовника, а щодо анонімності, то виконавець може лише гарантувати, що із кожним ІТ-спеціалістом, який був / буде залучений до проєкту, укладено договір, в якому міститься вимога про визнання анонімності його авторства.

3. Розмір винагороди

Потреба у врегулюванні питання виплати авторської винагороди безпосередньо повʼязана із невідʼємним правом автора на це. Тобто, якщо будь-хто забажає отримати право на використання створених вами продуктів, спершу він має за це заплатити.

З огляду на те, що у статті ми зосередились на двох моделях організації співпраці сторін: за трудовим договором (контрактом) та цивільно-правовим, проаналізуємо особливості кожної з них.

1). Трудовий договір.

Тривалий час у науці та практиці точились суперечки з приводу того, чи має авторська винагорода виплачуватись окремо від заробітної плати найманих працівників, або ж може включатись до неї. Це повʼязано з існуванням позиції постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав», згідно з якою виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагороди за створений твір у зв'язку з виконанням трудового договору, оскільки заробітна плата - це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а авторська винагорода - це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом.

Однак визначеність у це питання спочатку була внесена після прийняття Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” від 15.07.2021, а потім нової редакції Закону України “Про авторське право і суміжні права” 01.12.2022. Зокрема, наразі передбачається наступне: якщо посадові обов’язки працівника прямо передбачають створення службових творів відповідних видів, авторська винагорода за створення і використання таких творів, а також за перехід прав на них може бути включена до заробітної плати працівника відповідно до договору між працівником і роботодавцем.

Службовими закон називає ті твори, що створені працівником у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків за трудовим договором (контрактом).

Отже, за умови, що трудовим договором, укладеним з ІТ-спеціалістом, буде передбачено обовʼязок створювати відповідні обʼєкти ІВ (службові твори), то авторська винагорода може бути включена до розміру заробітної плати, про що, звісно, має бути вказано у самому договорі. Як наслідок, буде відсутня потреба у виплаті окремої авторської винагороди ІТ-спеціалісту.

2). Цивільно-правовий договір.

На відміну від регулювання службових творів, щодо творів, створених на замовлення, у законодавстві відсутня деталізація, чи можливе включення авторської винагороди до оплати надання послуг / виконання робіт ІТ-спеціалістом, в рамках яких створюються обʼєкти ІВ. В Законі України “Про авторське право і суміжні права” це питання обмежується лише твердженням, що “Якщо майнові права на твір переходять до замовника, автор має право на винагороду”.

Водночас з огляду на відсутність окремих законодавчих вимог з цього приводу, ми переконані, що сторони мають можливість домовитись про включення авторської винагороди до розміру оплати послуг / робіт. Як наслідок, для замовника буде відсутня потреба оплачувати винагороду окремими платежами та визначати винагороду за обʼєкти ІВ в деталях платіжного доручення або іншим чином при оплаті послуг / робіт.

Підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що успішна реалізація різноманітних ІТ-проєктів часто визначається не лише високою якістю коду та функціональністю продукту, але й належним регулюванням належності та переходу прав ІВ в рамках ІТ-контрактів. Особлива увага до положень контрактів надасть можливість не лише повною мірою використовувати створений продукт, але і забезпечить взаємовигідні умови для всіх учасників процесу розробки та використання інноваційних рішень.

У разі наявності потреби в аналізі / розробки / доопрацюванні ІТ-контрактів, ви завжди можете звернутись до нас: https://digilaw.pro/.

Інформація, надана в цій статті, призначена виключно для загальних інформаційних цілей і не є юридичною консультацією, порадою або професійними послугами. Ця стаття не створює відносин адвокат-клієнт або консультант-клієнт між читачем і автором. Завжди консультуйтеся з відповідними фахівцями, які зможуть надати вам поради, що відповідає вашим конкретним обставинам.

Автор статті: Балабан Дмитро

Помічник юриста в Digilaw