ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року

м. Київ

Справа № 910/15741/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Львова Б. Ю. (головуючий), Булгакової І. В. і Селіваненка В. П.,

за участю секретаря судового засідання Крапивної А. М.,

представників учасників справи:

позивача - приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ПАТ «Дарниця») - Мамуні О. С.,

відповідачів: Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі- Міністерство) - не з`явився,

товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» (далі - ТОВ «Здоров`я») - Плесюк Н. С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ТОВ «Здоров`я»

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2020 [колегія суддів: Отрюх Б. В. (головуючий), Сотніков С. В., Остапенко О. М.]

зі справи № 910/15741/17

за позовом ПАТ «Дарниця»

до Міністерства, ТОВ «Здоров`я»

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. ПАТ «Дарниця» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг, а також просило зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (правонаступником якого є Міністерство) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

1.2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи, статей 15, 16, 20, 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), абзацу другого пункту третього статті 6 та статті 19 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689) та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2,6, 4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивована невідповідністю знака «ЦИТРАМОН-здоров`я» за свідоцтвом України № 225918 умовам надання правової охорони, оскільки він є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ «Дарниця» знаком для товарів і послуг «Цитрамон» за свідоцтвом України № 161029 для таких самих та однорідних товарів.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 10.09.2018 (суддя Гумега О. В.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2020, позов задоволено повністю.

2.2. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 418, 420, 492, 494 ЦК України, статті 5, абзацу другого пункту третього статті 6, статті 19 Закону № 3689, пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Постанова № 3771) та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.8 Правил мотивовано тим, що знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН-здоров`я» за свідоцтвом України № 225918 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ «Дарниця» знаком для товарів і послуг «Цитрамон» за свідоцтвом України № 161029 для таких самих та однорідних товарів.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

ТОВ «Здоров`я», посилаючись на порушення місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення суду першої інстанції та апеляційного господарського суду зі справи скасувати, а справу направити на новий розгляд до апеляційного суду.

4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1.1. Судом апеляційної інстанції в порушення норм процесуального права, зокрема статей 73, 75, 76, 80, 86, 101, 104, 236, 269, 282 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), не з`ясовані всі обставини справи, не надано оцінки жодному аргументу ТОВ «Здоров`я» та не надано належної оцінки усім обставинам справи і наявним у матеріалах справи доказам у їх сукупності.

4.1.2. Порушення судовим експертом під час проведення судової експертизи від 22.07.2018 № 013-СІВ/17 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, призвело до необґрунтованих відповідей.

4.1.3. ПАТ «Дарниця» не надано жодного доказу щодо неможливості подання висновку експерта від 25.06.2019 № 21-06/19 до суду першої інстанції з незалежних від нього об`єктивних причин, а суд апеляційної інстанції не обґрунтував підстав для прийняття цього висновку як належного та допустимого доказу.

4.1.4. Порушення експертом під час проведення експертизи від 25.06.2019 № 21-06/19 методики проведення судової експертизи, зокрема нездійснення порівняння фонетичних та графічних ознак позначень на предмет схожості або несхожості, призвело до надання необґрунтованих відповідей на поставлені питання.

4.1.5. Експертами під час проведення експертиз від 22.07.2018 № 013-СІВ/17, від 25.06.2019 № 21-06/19 не визначалося, чи існує в реєстрі і чи використовується різними власниками позначення «Цитрамон».

4.1.6. Висновок за результатами проведення експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності від 30.10.2017 № 10-10/17 підготовлено патентним повіреним, який не є атестованим судовим експертом з правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», поданий до суду 22.11.2017 під час дії ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017), який не передбачав замовлення та подання до суду сторонами висновків експертів, не є (висновок від 30.10.2017) належним доказом у справі в розумінні статей 73, 101 ГПК України.

4.1.7. Суд апеляційної інстанції на порушення норм процесуального права перебрав на себе невластиві суду функції експерта та без достатніх на те підстав не врахував і відхилив як належний та допустимий доказ висновок повторної комісійної експертизи від 07.03.2019 № 028/19.

4.1.8. Апеляційним судом у порушення приписів частини сьомої статті 75 ГПК України були враховані факти, встановлені у справі № 910/4796/18.

4.1.9. Суд апеляційної інстанції безпідставно послався на постанову Верховного Суду від 26.09.2019 у справі № 910/7661/17, оскільки їх предмет і підстави позовів є відмінними одні від одних.

4.2 Доводи інших учасників

4.2.1. ПАТ «Дарниця» подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило зазначені рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

4.2.2. Відзив на касаційну скаргу від Міністерства не надходив.

5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

5.1. Місцевим судом зі справи встановлено, що:

5.1.1. Позивач обґрунтував наявність у нього порушеного охоронюваного законом інтересу у даному спорі, зазначивши, що він активно використовує у своїй господарській діяльності на ринку України належний йому знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 шляхом нанесення його на товари 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), для яких він і зареєстрований;

позивач отримав реєстраційні посвідчення від 09.04.1997 № Р/97/112/5 та від 14.12.2012 № UА/6550/01/01, які підтверджують реєстрацію та перереєстрацію в Україні лікарського засобу «ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ»; на даний препарат позивач наносить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029;

як зазначив позивач, він має прагнення користуватися власним знаком (як нематеріальним благом) на ринку України ексклюзивно (одноособово), і такий намір позивача обґрунтовується тим, що унікальний знак забезпечує позивачеві вирізнення його товарів споживачами з-поміж товарів низки інших господарюючих суб`єктів, а також асоціювання знака позивача з товарами певного виду та якості. Однак реєстрація ТОВ «Здоров`я» оскаржуваного знака, який є схожим зі знаком позивача за свідоцтвом України № 161029 настільки, що їх можна сплутати, на думку позивача, позбавляє його можливості ексклюзивно використовувати власний знак при здійсненні підприємницької діяльності на території України, створює ризик сплутування знаків двох суб`єктів господарювання та введення в оману споживачів;

5.1.2. За свідоцтвом України № 225918 зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН-здоров`я» для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати);

власником знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є ТОВ «Здоров`я», дата подання заявки № m 201622773 - 17.10.2016, дата реєстрації знака за свідоцтвом № 225918 - 25.04.2017, бюл. № 8;

5.1.3. ПАТ «Дарниця» є власником свідоцтва України № 161029, за яким зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг «Цитрамон» для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей. Дата подання заявки № m 201116340 - 14.10.2011, дата реєстрації знака за свідоцтвом № 161029 - 10.09.2012, бюл. № 17;

5.1.4. Відповідно до висновку експерта від 22.07.2018 № 013-СІВ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок № 013-СІВ/17):

товари 5-го класу МКТП «Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати)», для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918, є тими самими із товарами «Фармацевтичні препарати; ліки для людей» та спорідненими із товарами «Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей» 5-го класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029;

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 161029 ;

5.1.5. У Висновку № 013-СІВ/17 судовим експертом зазначено, зокрема, що:

знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 225918, 161029 є комбінованими;

дослідження судовим експертом елементів, з яких складається комбінований знак за свідоцтвом № 225918 , показало, що основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження є «Цитрамон-здоров`я», що розташовано на фіолетовому фоні. При цьому словесні позначення «ЗТ» та «фармацевтична компанія» викладені настільки дрібним штифтом, що практично унеможливлює їх сприйняття. Разом з тим основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження знака за свідоцтвом № 161029, є слово «Цитрамон», що розташоване на зеленому фоні;

при дослідженні графічних (візуальних), звукових (фонетичних), смислових (семантичних) ознак знака за свідоцтвом № 225918 та знака за свідоцтвом № 161029 судовим експертом було встановлено, що:

- відмінність між вказаними знаками в цілому випливає з різної форми та композиції, як наслідок позначення відрізняються за загальним зоровим враженням;

- довжина позначень досліджуваних об`єктів є різною (8 та 16 звуків), але за рахунок співпадіння голосних і приголосних звуків, їх розташування один до одного, наявності співпадаючих складів і їх розташування, входження одного позначення в інше тощо порівнювані позначення є схожими за фонетичними ознаками;

- внаслідок присутності в обох порівнюваних об`єктах слова «цитрамон», що є елементом, на який падає логічний наголос, який привертає увагу споживача до товару, порівнювані об`єкти дослідження є семантично схожими;

за результатами порівняння, наведеними у таблиці 2 (стор. 17 Висновку № 013-СІВ/17), судовий експерт зробив висновок, що порівнювані позначення асоціюються в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, та вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати один з одним;

5.1.6. На підставі дослідження та наведених результатів, враховуючи те, що позначення вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо вони асоціюються між собою в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, судовий експерт зробив висновок, що знак за свідоцтвом № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом № 161029 ;

5.1.7. Згідно з висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.10.2017 № 10-10/17 від 30.10.2017 (далі - Висновок № 10-10/17) знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН-здоров`я» за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім`я іншої особи знаком для товарів і послуг «Цитрамон» за свідоцтвом України № 161029 для таких самих товарів.

5.2. Апеляційним судом зі справи додатково встановлено, що:

5.2.1. Згідно з висновком експертів від 07.03.2019 № 028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок № 028/19):

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029;

знак для товарів і послуг за України № 225918 зареєстрований для таких самих товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029;

5.2.2. Висновок № 028/19 є необґрунтованим та таким, що суперечить матеріалам справи;

5.2.3. У Висновку № 028/19 повторної судової експертизи домінуючими елементами спірного знака визначено «комбінацію словесного елемента «Цитрамон-здоров`я» та графічної частини, у вигляді червоного кола з кутом;

графічна частина у вигляді червоного кола з кутом не займає місце в центральній частині позначення, а знаходиться з правого боку та не контрастує із загальним фоном;

у Висновку № 028/19 неправильно визначено домінуючі елементи оспорюваного знака;

5.2.4. У Висновку № 028/19 зазначено, що в порівнюваному позначенні словесний елемент «Цитрамон» має семантичне навантаження, назву лікарського засобу, який є узвичаєною назвою - загальноприйнятою для даного лікарського засобу та використовується кількома виробниками. Проте назва «Цитрамон» не визнавалася загальновживаним позначенням для товарів певного виду, а навпаки належним чином отримала правову охорону, що підтверджується свідоцтвом України № 161029;

5.2.5. Висновок щодо схожості спірного знака настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком «Цитрамон», підтверджується не лише Висновком № 013-СІВ/17, а також і Висновками № 10-10/17 та № 21-06/19, які, незалежно один від одного, зроблені про те, що оспорюваний знак схожий настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком «Цитрамон»;

5.2.6. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі № 910/4796/18 між тими сторонами було встановлено схожість позначення «Цитрамон» за свідоцтвом № 161029 і «ЦИТРАМОН-ЗДОРОВ`Я» за свідоцтвом № 234000 до ступеня сплутування;

5.2.7. Порушення прав позивача було встановлено постановою Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 910/7661/17. У даній справі суд касаційної інстанції визнав недійсними накази МОЗ України та реєстраційні посвідчення на лікарський засіб «Цитрамон-здоров`я» та заборонив товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» використовувати позначення «Цитрамон», виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення «Цитрамон» шляхом нанесення на упаковку товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення «Цитрамон», оскільки воно схоже до ступеня сплутування з належним позивачу знаком за свідоцтвом України № 161029.

6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

6.1. Абзац п`ятий пункту 3 Постанови № 3771:

- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

6.2. Закон № 3689:

стаття 1:

- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб;

абзац другий пункту 3 статті 6:

- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

підпункт "а" пункту 1 статті 19:

- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

6.3. Правила:

пункт 4.3.2.4:

- позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку;

пункт 4.3.2.5:

- для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів;

пункт 4.3.2.6:

- словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

- при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість;

пункт 4.3.2.8:

- комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

6.4. ГПК України:

частина перша статті 13:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін;

частина перша статті 73:

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

частина перша статті 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;

частина перша статті 76:

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;

частина перша статті 77:

- обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування;

статті 86:

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;

- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності;

- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);

частини перша та друга стаття 98:

- висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством;

- предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Предметом висновку експерта не можуть бути питання права;

частини перша, друга та п`ята статті 101:

- учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення;

- порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз;

- у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок;

стаття 104:

- висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні;

стаття 105:

- комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань.

- якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), надає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності;

частина друга статті 107:

- за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам;

частини перша, друга та четверта статті 300:

- переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права;

- суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази;

- суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права;

пункт 2 частини першої статті 308:

- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;

пункт 1 частини третьої статті 310:

- підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо:

суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

7. Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

7.1. Причиною даного спору є питання щодо наявності правових підстав для визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 саме на комбінований знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН-здоров`я», оскільки, як вважає позивач, він є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ «Дарниця» комбінованим знаком для товарів і послуг «Цитрамон» за свідоцтвом України № 161029 для таких самих та однорідних товарів.

Отже, ПАТ «Дарниця» було визначено предмет і підстави позову, відповідно до яких воно вважає наявність у ТОВ «Здоров`я» комбінованого знака «ЦИТРАМОН-здоров`я» у кольорі порушенням його інтелектуальних прав на комбінований знак «Цитрамон» у кольорі, що є спором з інтелектуальної власності.

7.2. Згідно зі статтею 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону № 3689 не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону № 3689 визначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

7.3. Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку;

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

7.4. Попередні судові інстанції під час дослідження та оцінки Висновку № 013-СІВ/17 заначили, що експертом використовувалися, зокрема, Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (далі - Методичні рекомендації). За приписами пункту 11.1.12 Методичних рекомендацій зазначено, що у комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам`ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Разом з тим місцевий та апеляційний суди, оцінюючи Висновок № 013-СІВ/17, зазначили, що дослідження експертом елементів комбінованого знака за свідоцтвом № 225918 показало, що основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження, є «Цитрамон-здоров`я», що розташоване на фіолетовому фоні, словесні позначення «ЗТ» та «фармацевтична компанія» викладені настільки дрібним шрифтом, що практично унеможливлює їх сприйняття. Водночас основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження знака за свідоцтвом № 161029 , є слово «Цитрамон», що розташоване на зеленому фоні. Знаки відрізняються за загальним зоровим враженням, але є схожими за фонетичними і семантичними ознаками.

7.5. Водночас за приписами цього ж пункту 11.1.12 Методичних рекомендацій зазначено, що під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів у комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Зображувальний елемент комбінованого позначення також може мати вирішальне значення.

Ступінь вагомості зображувального елемента в комбінованому позначенні залежить від того, наскільки цей елемент оригінальний, які його розміри і розташування щодо словесного елемента. Зазначені чинники можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

Разом з тим місцевим та апеляційним судами цього не було враховано та не з`ясовано, чи були враховані при визначенні схожості між собою знаків за свідоцтвами № 225918, № 161029 у Висновку № 013-СІВ/17 графічна частина у вигляді червоного кола з кутом, оскільки зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції, як і зображувальний елемент комбінованого позначення також може мати вирішальне значення, що впливає на загальне враження, яке передається знаком за свідоцтвом № 225918.

7.6. Крім того, попереднім судовим інстанціям необхідно було оцінити Висновки № 013-СІВ/17, № 10-10/17 та № 21-06/19 з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні.

Схожість до ступеня змішуваності може базуватися на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Позначення у вигляді слова/слів у кольорі, графічного елемента в кольорі та кольору, на якому вони розміщені, може бути достатнім, щоб виключити схожість.

До того ж фонетична схожість протиставлених знаків для товарів і послуг може бути також менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окреме слово.

Таку правову позицію було викладено в постанові Верховного Суду від 15.07.2019 зі справи № 910/18587/16, що не було враховано апеляційним господарським судом.

До того ж споживач, який здійснює купівлі фармацевтичних препаратів, є більш прискіпливим до товарів у фармацевтичній галузі ніж, зокрема, у продовольчій.

7.7. Між тим при порівнянні товарних знаків, які мають загальний елемент, слід було встановити, чи існують в реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, що мають той же самий загальний елемент «Цитрамон». Це має істотне значення для висновку щодо можливості сплутування.

Проте попередніми судовими інстанціями цього зроблено не було та не було з`ясовано, чи було це зроблено експертами у Висновках № 013-СІВ/17, № 10-10/17 та № 21-06/19.

7.8. Торговельна марка позивача відповідно до свідоцтва України № 161029 - це не словесне позначення «Цитрамон», виконане стандартним шрифтом чорного кольору на білому фоні, що надавало б йому (словесній частині) максимальний захист, а комбіноване позначення, виконане у формі прямокутника зеленого кольору, на якому розміщено виконаний кириличними прямими літерами (перша заголовна, інші рядкові) білого кольору напис «Цитрамон», що підсилює значення саме кольорів та зображувальних елементів. Цього судами враховано не було.

7.9. Суд апеляційної інстанції безпідставно послався на постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі № 910/4796/18 (залишена без змін постановою Верховного Суду від 08.10.2019) та постанову Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 910/7661/17, оскільки предмети позовів у них є різними: в першому випадку йдеться про визнання недійсним свідоцтва України № 234000 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН-ЗДОРОВ`Я» (чорно-білий); у другому - заборонено використання незареєстрованого позначення з іншими зображувальними ознаками (зокрема щодо кольорів), яке використовувала юридична особа, що не бере участі в даному провадженні (товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я»).

7.10. Отже, оскаржувані судові рішення не містять належного мотивування висновків щодо схожості торговельних марок, що порівнюються, які ґрунтувалися б на фактичних ознаках зареєстрованих знаків, враховували б їх призначення, конкурентну базу (кількість виробників, що використовують тотожні або схожі позначення) та обізнаність споживачів фармацевтичного ринку.

8. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

8.1. З огляду на наведене Верховний Суд дійшов висновку, що судами попередніх інстанцій належним чином не з`ясовано й не перевірено усіх обставин справи та пов`язаних з ними доказів, що є порушенням вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Викладене згідно з частиною третьою статті 310 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваного судового рішення, а оскільки припис частини другої статті 300 названого Кодексу містить заборону для суду касаційної інстанції щодо вчинення процесуальних дій, пов`язаних із встановленням обставин справи та оцінкою доказів, - то й для передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

8.2. У такому розгляді судам необхідно врахувати викладене, здійснити належну перевірку доказами обставин, зазначених у цій постанові, надати відповідним доказам та доводам належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути здійснено й розподіл усіх судових витрат у даній справі.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 10.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2020 зі справи № 910/15741/17 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Б. Львов

Суддя І. Булгакова

Суддя В. Селіваненко