ІЛАРІОН ТОМАРОВ: ТОП 5 IP СУДЕБНЫХ ДЕЛ В УКРАИНЕ ЗА 2018 ГОД

Четвертый ежегодный субъективный рейтинг украинских судебных споров по защите интеллектуальных прав. В этом году я сформулировал для себя критерий отбора – споры, которые демонстрируют legal shift к новым подходам, решения, способные изменить (иногда улучшить) практику.

ДАЙДЖЕСТ: ТОП 5 самых значимых IP судебных дел в Украине за 2015

Для желающих прокрутить назад – рейтинг 2017 г. и конечно аналогичный рейтинг за 2016 год. Первый рейтинг в 2015 году возглавил спор между Новым каналом и 1+1 за «Ревизор».

Начнем с тех, кто подавал большие надежды на этот год. Победитель – спор между ROSHEN и БКК за советское торговое название «КИЕВСКИЙ». Мы жаждали узнать кто же наследник известного торта и могут ли сосуществовать два производителя? Стороны заключили мировое соглашение, лишив не только судебного зрелища, но и пищи для размышлений о переходе права преждепользования от советского госпредприятия к бизнесу.

Лидер прошлогоднего рейтинга – дело ТМ «ICYNENE» о применении ст. 6 quinquies Парижской конвенции: товарные знаки могут быть признаны недействительными, если они могут ввести в заблуждение общественность. За 2018 г. Шевченковский рай.суд г. Киева назначил первое заседание по сути на январь 2019 г.

Лидер позапрошлогоднего рейтинга «Ощадбанк против Сбербанка»: основное дело № 910/570/16 с апреля 2017 г. находится в апелляции, где с марта 2018 г. ждет завершения повторной экспертизы. Дело об отмене ТМ «Сбербанк», как нарушающей фирменное наименование № 910/11005/16 с декабря 2017 г. тоже ожидает завершения повторной экспертизы. Надеюсь, в 2019 г. дела «оживут» и подбросят новые темы для дискуссии.

В рубрике «Могли возглавить рейтинг, но не попали в ТОП-5» два спора.

Дело №910/14972/17 о применении Соглашения об Ассоциации с ЕС. Наш закон о знаках дает владельцу ТМ три года, чтобы начать использование знака. Если без уважительных причин не начал, можно подать иск о досрочном прекращении охраны. Соглашение с ЕС вместо трех лет дает пять. Верховный Суд 17.07.2018 г.оставил в силе решения нижестоящих судов, которые применили 5-летний срок.

Спор не попал в рейтинг потому, что кассация не высказалась, является ли весь корпус Соглашения в части ІР нормами прямого действия, особенно процессуальные нормы об обеспечении иска, истребовании информации и др.

Спор между Фармаком и Дарницей за «Корвалол» заслужил титул самого медийного. В первом деле № 910/13908/17 Фармак хочет отменить ТМ Дарницы, ссылаясь на свежее решение Апелляционной палаты МЭРТ о признании знака «Корвалол Corvalolum» общеизвестным (апелляция оставила в силе решение об отказе). В ответном деле № 910/17792/17 Дарница отменяет решение Апелляционной палаты. Первый раунд остался за Фармаком, а второй – за Дарницей. Стороны ждут 07.05.2019 г. Большую Палату ВС.

Спор не попал в рейтинг потому, что (1) нет решения кассации и (2) legal shift к правильному решению продемонстрирован в деле №910/6197/13 (спор между Берлин-Хеми и Фармкомпанией «Здоровье») и я надеюсь, что суд лишь подтвердит такой подход.

Пятое место рейтинга мы разделили между двумя делами:

(1) MIELE против «shopmiele.com.ua». Голосеевский райсуд г. Киева 20.03.2018 г. в рамках досудебного расследования по ч. 3 ст. 229 УКУ обязал всех интернет-провайдеров Украины закрыть доступ к сайтам, которые предлагают товары с ТМ заявителя. ООО «Лайфселл» попросил разъяснить как это выполнять? Суд ответил лаконично: используя технические возможности и за собственные средства закрыть доступ к ресурсам на всех уровнях: информационном, логичном и аппаратном. Неужели суды начнут выносить предписания о блокировании сайтов — нарушителей интеллектуальных прав?

(2) 50 000 грн морального вреда за контрафакт. Незаконное использование ТМ ответчиком причинило владельцу ТМ моральный вред: заставило истца нервничать, изменить обычный порядок жизни, прилагать дополнительные усилия для организации своей жизни, обратится за судебной защитой. Весьма необычно для нашего суда – оценивать моральные страдания физ.лица владельца бренда, но почему бы не оценить вред репутации владельца ТМ, которая унижена в глазах потребителей?

На четвёртом месте дело № 918/186/17, где суд высказался о подсудности и квалификации размещения видео в соц.сети. Учитывая что пользование сайтом возможно на всей территории Украины, истец может выбрать юрисдикцию любого хоз.суда. В постановлении от 13.03.2018 г. Верховный суд согласился, что разместив видео в сети ответчик публично продемонстрировал его неограниченному количеству лиц («публічний показ»), хотя точнее подходит «розповсюдження».

Бронза досталась спору о законности импорта «параллельных» смартфонов XIAOMI. Верховный суд 10.07.2018 г. вернул дело на новое рассмотрение, чтобы применить к лицензионному договору право Китая (как это определили стороны), а не право Украины (как удобно суду). Однако хоз.суд Киевской области 25.09.2018 г. удивил мотивировкой. Посчитав отсутствие согласия на введение телефона в оборот доказательством его контрафактности, обязал уничтожить все 100 аппаратов. Ответчик настаивает, что смартфоны оригинальные и ссылается на исчерпание прав. Сейчас дело в апелляции.

Сравните с делом № 914/2509/16, где владелец ТМ требует удалить изображения ТМ с сайта. Что тут примечательного? Ответчик утверждает, что продавал товар истца, потому защищается нормой об исчерпании прав. Верховный Суд 20.03.2018 г. вернул дело на новое рассмотрение. Суд первой инстанции 13.08.2018 г.обязал прекратить использование знака истца на сайте и страничке в соц.сети. Знаете, почему? Ответчик не доказал, что у него есть оригинальные товары истца, а раз так – он лишен права ссылаться на исчерпание прав. Следов обжалования в реестре не обнаружено.

Второе месте мы отдали обеспечительным мерам. В споре между Merck Sharp & Dohme и Aurobindo Pharma № 910/1915/18 суд первой инстанции обеспечил иск: (1) запретив выдавать заключение о рекомендации к регистрации лекарственного средства; (2) запретив вносить любые изменения в регистрационные материалы лекарственного средства и (3) запретив ответчику вводить в гражданский оборот в Украине лекарственное средство.

Обычно суды отказываются вынести запрет вводить в оборот товар, поскольку такая мера тождественна удовлетворению одного из исковых требований, т.е. разрешению спора по сути.

Апелляция посчитала, что регистрация лекарственного средства, как и любые другие подготовительные действия без ввода товара в оборот, не входят в понятие «использования» изобретения согласно ч. 2 ст. 28 Закона. Верховный Суд 14.08.2018 г. оставил в силе определение суда первой инстанции.

Условное «золото» 2018 г. по моим симпатиям досталось решению ВС в деле № 922/3136/16, где «пересічний споживач» стал критерием оценки схожести знаков до степени смешения.

Неужели мы в шаге от революции, когда суд сам (как это делает CJEU вживаясь в роль «average consumer») будет аргументировать и сходство, и вероятность введения в заблуждение, а заключение эксперта утратит суперсилу, став обыкновенным доказательством?

Автор дайджесту: ІЛАРІОН ТОМАРОВ, Head of IP в Vasil Kisil & Partners

Источник: Legal Shift