ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року Справа № 910/13533/15

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді Прокопанич Г.К.

Суддів Львова Б.Ю.

Палія В.В.

за участю представників:

Позивача: Литвина М.А., дов. від 03.07.2015 № б/н;

Відповідача -1: Запорожець Л.Г., дов. від 21.11.2014 № 1-8/8566;

Відповідача -2: Прозоровської Н.В., дов. від 01.12.2015 № б/н; Бронішевської А.М., дов. від 01.12.2015 № б/н;

розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" на рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.12.2015

у справі № 910/13533/15 господарського суду міста Києва

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб ЖЖ"

до Державної служби інтелектуальної власності України

товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг"

про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

У травні 2015 року товариство з обмеженою відповідальністю "Клуб ЖЖ" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг", просило визнати повністю недійсним свідоцтво України від 16.06.2003 № 32081 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним зазначеного свідоцтва (т. 1, а.с. 3-7).

Позовні вимоги мотивовано (з урахуванням заяви про зміну підстав позову від 06.07.2015) (т. 1, а.с. 86-88) посиланням на приписи п. 2 ст. 6 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII), а саме, що знак складається лише з позначень, які є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів та послуг та оманливим, у зв'язку з чим згідно п. 2 ст. 6 Закону № 3689-XII знак не може одержати правову охорону.

Заперечуючи проти позову, відповідач-2 вважає, що його знак є індивідуальним та за період свого існування набув розрізняльної здатності, тобто, дає змогу виділити, розпізнати його журнал серед аналогічних глянцевих видань жіночого спрямування, має високий рейтинг популярності та не є оманливим у класі 42 МКТП, оскільки є фантазійним відносно цих послуг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.07.2015 у справі призначалась судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручалось судовому експерту ОСОБА_6 (т. 2, а.с. 157-161).

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.10.2015 (суддя Гумега О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.12.2015 (головуючий Остапенко О.М., судді Гарник Л.Л., Шипко В.В.) (т. 4, а.с. 134-149) позов задоволено повністю. Вирішено питання розподілу судових витрат (т. 3, а.с. 137-149).

Оскаржені судові акти мотивовано доведеністю позовних вимог.

Не погодившись з прийнятими судовими рішеннями, товариство з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, просило оскаржені судові акти скасувати, справу передати на новий розгляд до місцевого господарського суду, посилаючись на порушення і неправильне застосування місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і процесуального права, зокрема, ч. 1 ст. 1, ст. ст. 42, 43, 47, 42, 43 ГПК України, ст. 6, 19 Закону № 3689-XII, ст. 15 ЦК України, ст. 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (т. 4, а.с. 160-163).

Ухвалою Вищого господарського суду України від 04.02.2016 касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 23.02.2016 (т. 4, а.с. 158-159).

У відзиві на касаційну скаргу товариство з обмеженою відповідальністю "Клуб ЖЖ" заперечує проти доводів заявника, зазначаючи про законність та обґрунтованість оскаржених судових рішень і просить залишити їх без змін, а скаргу - без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Колегія суддів, вивчивши матеріали справи, вислухавши представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги, дослідивши правильність застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 1117 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" є власником знака для товарів і послуг "Женский Журнал" за свідоцтвом України № 32081 (далі - Свідоцтво № 32081) (дата подання заявки - 12.10.2000, дата реєстрації - 16.06.2003, публікація про видачу свідоцтва - 16.06.2003 Бюл. № 6, дію реєстрації продовжено до 12.10.2020) для товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): друкована продукція, у тому числі журнали, брошури; фотографії; сувенірна продукція, що належить до 16 класу; для послуг 35 класу МКТП: рекламування, у тому числі публікування рекламних текстів; маркетингові послуги; іміджмейкерські послуги, що належать до 35 класу; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у пунктах оптової та роздрібної торгівлі; для послуг 42 класу МКТП: послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій (т. 1, а.с. 9, 58-59).

Причиною спору у справі є наявність або відсутність підстав для визнання недійсним Свідоцтва № 32081 з огляду, на думку позивача, описовості та оманливості знака.

Судами встановлено, що відповідно до висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08.09.2015 № 83, складеним судовим експертом ОСОБА_6:

- знак "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- знак "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 складається лише з позначень, які вказують на вид та призначення наведених у свідоцтві таких товарів 16 класу МКТП як: друкована продукція, у тому числі журнали, брошури; фотографії та послуг 35 класу МКТП: рекламування, у тому числі публікування рекламних текстів; іміджмейкерські послуги, що належать до 35 класу; маркетингові послуги; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у пунктах оптової та роздрібної торгівлі;

- знак для товарів і послуг "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- знак "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 є оманливим щодо таких, вказаних у свідоцтві товарів 16 класу МКТП як сувенірна продукція, що належить до 16 класу та є таким, що може ввести в оману щодо вказаних у свідоцтві послуг 42 класу МКТП послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій;

знак "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 не є оманливим або таким, що може ввести в оману стосовно особи виробника (т. 3, а.с. 5-24).

Відповідно до ч. 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Згідно з пп. "а" п. 1 ст. 19 Закону № 3689-XII свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Пунктом 2 ст. 6 Закону № 3689-XII (в редакції, чинній станом на 12.10.2000 (дату подання заявки)) передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; є загальновживаними символами і термінами.

Місцевий господарський суд, з яким погодилась апеляційна інстанція, враховуючи те, що господарським судом міста Києва розглядається справа № 910/12226/15 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" до товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб "ЖЖ" про зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб "ЖЖ" припинити використання знака для товарів та послуг "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 та позначення, схожого до ступеню змішування із зазначеним знаком, під час випуску та розповсюдження друкованого засобу масової інформації - журналу під назвою "Женский" Журнал для тех, кто хочет жить счастливо" та в будь-якій іншій господарській діяльності відповідача, дійшов висновку про наявність у позивача охоронюваного законом інтересу, який підлягає захисту.

Проте, висновки судів попередніх інстанцій є передчасними.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 20 ЦК України право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначених норм та принцип диспозитивності у господарському судочинстві позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Як свідчать матеріали справи, позивач звернувся з вимогами про визнання недійсним Свідоцтва № 32081 на знак для товарів і послуг та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним зазначеного свідоцтва з огляду на його невідповідність умовам надання правової охорони на момент подання заявки, а саме, описовості та оманливості знака.

Однак, у позовній заяві та заяві про зміну підстав позову позивач, посилаючись на те, що наявність у відповідача -2 права на знак може призвести до обмеження прав видавців друкованих засобів масової інформації, спрямованих на жіночу аудиторію, не конкретизував, у чому саме вбачається порушення його прав, тоді як суди попередніх інстанцій самостійно визначились про наявність порушеного охоронюваного законом інтересу позивача.

Статтею 42 ГПК України передбачено, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Відповідно до ст. 43 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обгрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Пунктом 4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 "Про судове рішення" передбачено, що господарським судам слід виходити з того, що рішення може ґрунтуватись лише на тих доказах, які були предметом дослідження і оцінки судом. При цьому необхідно мати на увазі, що згідно зі статтею 43 ГПК України наявні докази підлягають оцінці у їх сукупності і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом. Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог статті 42 ГПК України щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України є частиною національного законодавства України.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 є частиною законодавства України.

Однак, поза увагою судів залишились приписи Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка набула чинності для України 25.12.1991, відповідно до п. "В" ст. 6 quinquies якої товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

- якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

- якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона;

- якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку.

Згідно з ст. 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Хаджинастасиу проти Греції" національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого, дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію; у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Кузнєцов та інші проти Російської Федерації" зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України", "Проніна проти України") і з неї випливає, що ігнорування судом доречних аргументів сторони є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У порушення приписів ч. 1, 2 ст. 43, п. 3 ч. 1 ст. 84 ГПК України та принципу рівності сторін та змагальності судового процесу судами попередніх інстанцій не надано оцінки доводам відповідача-2 та матеріалам справи (т. 1, а.с. 159-259; т. 3, а.с. 1-154) щодо необхідності дослідження не окремих слів, з яких складається знак "Женский Журнал", а створеної ними сукупності.

Також шляхом експертного дослідження не було з'ясовано, чи є знак "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 таким, що породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності (при позитивній відповіді - з'ясувати фактори, які на це впливають) (п. 6 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 22.01.2007 № 01-8/24 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)").

Відповідно до ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

В ухвалі господарського суду міста Києва від 13.07.2015 на вирішення експертизи поставлено питання про те, чи є знак для товарів і послуг "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 16, послуг 42, 45 класів МКТП або особи, яка виробляє товар 16 або надає послуги 42, 45 класів МКТП (т. 2, а.с. 157-161), тоді як спір стосується знака, виданого для товарів 16, послуг 35, 42 класів МКТП.

Як було зазначено вище, позивач посилається на те, що знак "Женский Журнал" є суто описовим та оманливим.

Встановивши, що знак "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 є оманливим щодо таких вказаних у Свідоцтві № 32081 товарів 16 класу МКТП як сувенірна продукція та є таким, що може ввести в оману щодо вказаних у свідоцтві послуг 42 класу МКТП послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій, разом з тим, суд визнав Свідоцтво № 32081 недійсним повністю, не дослідивши наявність чи відсутність підстав для визнання Свідоцтва № 32081 недійсним лише у відповідній частині.

У порушення принципу рівності сторін суд апеляційної інстанції, не зважаючи на клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" про призначення повторної експертизи у зв'язку з численними, на думку другого відповідача, недоліками проведеного первісного дослідження, відмовив у призначенні повторної експертизи та не обговорив питання про необхідність призначення додаткової експертизи, що, на думку колегії, призвело до неповного дослідження матеріалів справи та, як наслідок, до передчасного висновку щодо наявності підстав для задоволення позову у повному обсязі.

Таким чином, наведені порушення призвели до невстановлення місцевим та апеляційним господарськими судами фактичних обставин, з якими закон пов'язує можливість належного застосування приписів пункту 2 статті 6, підпункту "а" пункту 1 ст. 19 Закону № 3689-XII, а саме, в якій частині знак "Женский Журнал" за Свідоцтвом № 32081 є описовим, в якій - оманливим та у чому полягає порушене право позивача.

Згідно з ч. 2 ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд, якщо суд припустився порушень норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.

Пунктом 11 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 11 "Про деякі питання практики застосування розділу XII1 Господарського процесуального кодексу України" передбачено, що, відповідно до частини першої статті 47 ГПК України судове рішення приймається за результатами обговорення усіх обставин справи, а частиною першою статті 43 названого Кодексу передбачено всебічний, повний і об'єктивний розгляд в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності. Недодержання судом першої або апеляційної інстанції цих норм процесуального права, якщо воно унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного розгляду справи, також є підставою для скасування судового рішення з передачею справи на новий розгляд до відповідного суду (пункт 3 частини першої статті 1119 ГПК України), оскільки касаційна інстанція не має права сама встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові місцевого чи апеляційного господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Неправильне ж застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

При новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене, всебічно і повно перевірити доводи, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення сторін, і, в залежності від установлених обставин, вирішити спір у відповідності з нормами матеріального і процесуального права, що підлягають застосуванню до наявних правовідносин.

Керуючись ст.ст. 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України,

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" задовольнити.

Рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.12.2015 у справі № 910/13533/15 скасувати.

Справу № 910/13533/15 передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва в іншому складі суду.

Головуючий суддя Г.К. Прокопанич

Судді: Б.Ю. Львов

В.В. Палій