Типові недоліки та помилки у висновках експертиз торговельних марок

Типові недоліки та помилки у висновках експертиз торговельних марок

Висновки експертиз об’єктів інтелектуальної власності (ЕОІВ) є важливими джерелами доказів у справах про порушення авторських прав, прав на засоби індивідуалізації та патентних прав. Хоча багатьох випадках ці висновки визначають кінцевий результат розгляду судової справи, суди і сторони у справі не завжди звертають увагу на недоліки та помилки експертних досліджень, що знаходять своє відображення у таких висновках, виявлення та оцінка яких мають істотне значення для вирішення питання про належність, допустимість і достовірність цього джерела доказів і його взаємозв’язку з іншими доказами у справі.

Під оцінкою висновка судового експерта розуміють процес встановлення достовірності, належності та допустимості висновка, визначення форм і шляхів його використання в доведенні.

При проведенні досліджень експерт не створює нові факти, а тільки виявляє на основі своїх спеціальних знань та за допомогою спеціальних методів і засобів дослідження ті факти, які мали місце в дійсності. Ці факти повинні отримати оцінку суду, тобто мають бути визнані достовірними або недостовірними.

Оцінка експертного висновка передбачає як оцінку дотримання при проведенні експертизи вимог матеріального і процесуального права, так і оцінку сутності проведених досліджень. Як зазначено у Постанові Верховного Суду від 28.03.2018 р. у справі № 520/8073/16-ц «При перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з'ясувати: достатність поданих експертові об'єктів дослідження; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи».

Процес оцінки експертного висновку передбачає оцінку усіх його частин – вступної, дослідницької та заключної (власне висновків).

Недоліки вступних частин висновків здебільшого обумовлені порушеннями вимог п. 4.14. Інструкції [1]. Так, у деяких висновках не зазначаються дата складання документа про залучення експертів, кількість аркушів наданих експертам матеріалів, строк дії свідоцтва експерта, не наводиться запис про відповідність матеріалів та об’єктів, що надійшли до експертної установи (експерта), матеріалам, зазначеним у документі про призначення експертизи (залучення експерта), не вказуються назви наданих документів з числа матеріалів справи, які використав експерт при проведенні експертизи, та кількість їх аркушів, та ін.

У переліках нормативних актів та літератури зазначаються нормативно-правові акти у застарілих редакціях, не наводяться (а значить – не використовуються) методичні джерела з Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року № 1722/5.

У ряді висновків експертиз експерти здійснювали редагування питань, поставлених на вирішення експертизи, що призводило до необґрунтованого звуження чи розширення предмету експертизи.

Зазначені недоліки дозволяють судити про кваліфікацію експертів та їх відношення до покладених на них обов’язків, проте у судових рішеннях їх оцінка відсутня.

Недоліки дослідницьких частин висновків (загальні зауваження)

На початку вступних частин практично усіх висновків наводиться визначення предмету дослідження, яке є вкрай неконкретним. Посилання на джерела, у яких описані використані при проведенні експертизи методи досліджень (співставлення та порівняння, синтезу та аналізу» у висновках відсутні, що викликає сумніви у обізнаності експертів з цими методами.

У ряді висновків наявні запозичення з літературних джерел без зазначення автора та видання, що, на наш погляд, є плагіатом. У зв’язку з цим постає питання про те, чи є допустимими такі висновки як джерела доказів?

Найбільш серйозним недоліком, який прямо впливає на вирішення питання про допустимість висновків як джерела доказів у справі, є вихід експертів за межі їх компетенції, що виявляється здебільшого (є й менш поширені випадки) у самостійному: 1) збиранні експертами відомостей про об’єкти дослідження; 2) визначенні експертами об’єктів дослідження.

У першому випадку експерти за відсутності відповідних документів у наданих матеріалах замість направлення клопотання про надання додаткових матеріалів звертаються до БД Укрпатенту звідки отримують відомості про об’єкти дослідження (бібліографічні описи, зображення та ін.), що прямо заборонено п. 2.3. Інструкції [1]. Другий випадок характерний для ситуацій, коли в ухвалі про призначення експертизи об’єкт дослідження не є чітко визначеним. У зв’язку з цим доречно згадати Постанову Вищого господарського суду України від 01 грудня 2015р. у справі № 39/124, у якій, зокрема, сказано, що «питання визначення комерційного (фірмового) найменування, як і питання його відомості, є питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватися судом, а не судовим експертом».

Разом з недоліками, притаманними майже всім висновкам ЕОІВ, хронічно повторювані недоліки наявні й у висновках окремих її підвидів.

Експертизи торговельних марок

Експертизи торговельних марок є найпоширеними у практиці ЕОІВ і проводяться вже майже 20 років. Проте використання експертами невдалих шаблонів при їх проведенні та оформленні висновків призводить до постійного відтворення одних й тих самих помилок.

Так, при визначенні об’єктів експертного дослідження звичайно зазначаються знаки для товарів і послуг (що, на нашу думку, неповно характеризує об’єкти дослідження), а товари (послуги), які в подальшому порівнюються, як об’єкти експертизи не згадуються.

При визначенні завдань дослідження експерти не завжди звертають увагу на їх відповідність поставленим на вирішення експертизи ухвалою суду питанням.

Аналітичні (роздільні) дослідження об’єктів, як правило, відзначаються неповнотою та неточністю описів ознак досліджуваних об’єктів, а також відсутністю оцінки суттєвості цих ознак для вирішення поставлених перед експертизою питань. Зокрема, віднесення шрифтів, яким виконані словесні елементи знака, до «стандартних» не обґрунтовується, вид (тип) шрифту не визначається, а при проведенні порівняльних досліджень констатується збіг за цією ознакою навіть при виконанні порівнюваних словесних елементів шрифтами різних видів.

При визначенні домінуючого елемента («сильного») елемента знаків аналіз та порівняння ознак домінування елементів знаків (позначень) не проводиться, відтак твердження експертів про домінування (належність до «сильних») певного елемента знака є необґрунтованими.

При порівняльних дослідженнях комбінованих знаків, експерти посилаючись на відоме але науково не обґрунтоване положення про те, що «у комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним, як правило, елементом є словесний елемент», виокремлюють зі складу знаків (позначень) словесні елементи, ознаки яких і піддають подальшому порівнянню. Питання щодо розрізняльної здатності зображувальних елементів досліджуваних знаків експертами, як правило, не вирішується. Проте, схоже, що експертам доведеться переглянути свою «прихильність» до словесних елементів комбінованих знаків, оскільки Верховний Суд у своїй Постанові від 15.07.2019р. у справі № 910/18587/16 визначив, що «Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість».

При проведенні порівняльних досліджень фонетичних ознак словесних елементів, виконаних іноземними мовами, експерти застосовують правила практичної транскрипції і, тим самим, фактично здійснюють підміну фонетичних ознак таких словесних елементів, а при проведенні дослідження семантичних ознак таких словесних елементів – обирають якесь одне смислове значення та ігнорують інші.

При порівняльних дослідженнях товарів (послуг) експерти можуть змінювати обсяг експертного завдання у порівнянні з обсягом, визначеним питаннями ухвали про призначення експертизи. Наприклад, в ухвалі суду поставлене питання лише про однорідність товарів, а експерти роблять висновки й про спорідненість послуг (без посилання на право експертної ініціативи та без формулювання окремого питання). У багатьох випадках експерти взагалі плутають терміни «однорідні товари» та «споріднені товари». «Такі самі» товари часто взагалі залишаються по за увагою експертів.

«Порівняльні дослідження» товарів (послуг) однорідності (спорідненості) товарів (послуг) обмежуються виділенням жирним курсивом найменувань товарів, стосовно яких зареєстровані протиставлені знаки (або використовується протиставлене позначення). Будь-яких обґрунтувань при цьому не наводиться.

На підтвердження фактів виробництва товарів експерти часто посилаються на документи, як у дійсності таких відомостей не містять, наприклад на реєстраційні посвідчення на лікарські засоби.

При формулюванні висновків щодо спорідненості (однорідності) товарів та/або послуг експерти часто можуть допускати логічну помилку, розповсюджуючи встановлення цього факту щодо окремих товарів чи послуг на весь перелік товарів чи послуг певних класів МКТП, стосовно яких зареєстровані протиставлені знаки.

У дослідницьких частинах висновків експертиз торговельних марок зустрічаються й інші недоліки та помилки, які можуть вплинути на правильність висновків.

Звичайно, перевірка висновків експертиз торговельних марок, втім як і експертиз ЕОІВ взагалі, не обмежується пошуком вищезазначених недоліків та помилок, а включає також інші елементи. Про це – згодом.

Автор статті: Прохоров-Лукін Григорій Вікторович