Подходы к определению убытков за незаконное использование ТМ

Погоня за известными мировыми брендами только наращивает свои обороты не только в Украине, но и во всем мире.

Ни для кого не является секретом, что в большинстве случаев 80 % от цены продукции известного бренда составляет именно имя. Некоторые бренды такие как «Louis Vuitton» даже не делают скидок и непроданный в сезон по баснословной цене товар просто уничтожают, чтобы не допускать обесценивание бренда. При этом в современном обществе статусности и потребления, где тебя встречают «по одежке», многим хочется иметь эксклюзивные вещи, но при этом не все готовы платить их реальную цену. И здесь на помощь приходят китайские, а часто и наши подпольные производители, готовые удовлетворить данные запросы.

Практически в каждом магазине одежды, а тем более на рынках, можно найти «брендовые» вещи, но по смешным ценам. Все мы понимаем, что такая продукция является контрафактной, а по сути просто подделкой.

Необходимо отметить, что под «брендом» мы будем понимать зарегистрированную в соответствии с требованиями законодательства торговую марку, на которую распространяется защита как на объект права интеллектуальной собственности.

Законным правообладателем, согласно определениям действующего законодательства, является собственник свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, владельцу международной регистрации или лицу, чья ТМ в Украине была признана хорошо известной (часть 2 статьи 495 ГК Украины).

Пункт 2 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее – Закон) предусматривает, что свидетельство предоставляет владельцу право использовать зарегистрированный знак и другие права, определенные данным Законом.

При этом в соответствии использованием ТМ признается: нанесение его на какой-либо товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, сохранение такого товара с указанным нанесением знака в целях предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз); применение его во время предложения и предоставления какой-либо услуги, для которой знак зарегистрирован; применение его в деловой документации или в рекламе и сети Интернет.

Также свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия, если иное не предусмотрено данным Законом.

Таким нарушением должны признаваться действия со стороны любого лица, которое не имеет права, но применяет зарегистрированную торговую марку или обозначение сходное с ним до степени смешения на товарах и при предоставлении услуг, для которых ее зарегистрировано, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный оборот на территории - Украина.

Владелец свидетельства имеет право требовать прекращения нарушения его прав, а нарушитель обязан возместить владельцу свидетельства причиненные убытки.

Если обсуждать вопрос определения размеров убытков, то существует определенная догма, что одна единица контрафактного товара вытесняет с рынка одну единицу оригинального (так называемый принцип вытеснения). Однако, он достаточно часто критикуется исходя из того, что размер убытков рассчитывается как произведение количества контрафактных товаров на цену оригинальных. Но при данном подходе не учитываются такие важные факторы как, то что при определении количества контрафактных товаров учитываются даже те, что хранятся на складе с целью сбыта, а стоимость оригинальной продукции берётся цена, по которой реализовывают ее посредники, не отнимая все их «наценки».

Кроме того, при данном подходе крайне важно определить, действительно ли возможно такое вытеснения оригинального товара контрафактным, учитывая разницу в их стоимости. Ведь если, к примеру, сумка Louis Vuitton в оригинале стоит 1500 дол., а на рынке ее можно купить за 500 грн., то ни о каком вытеснении говорить и не приходится. На потребителя, который не может себе купить брендовую сумку, правообладатель ТМ Louis Vuitton в принципе не мог рассчитывать, поэтому определять его убытки просто исходя количества контрафактной продукции не совсем корректно. В данном случае можно говорить больше о не реальных убытках, а об упущенной выгоде, которая в данном примере заключается в нарушении деловой репутации ТМ, вследствие которой правообладатель лишился потенциального покупателя: тот, который в состоянии купить брендовую вещь по высокой цене, с целью подчеркнуть свои имущественный статус, вполне может отказаться от такой покупки, если подобные подделки наполнят рынок.

Анализ судебной практики по вопросу незаконного использования бренда и компенсации ущерба правообладателю за такое нарушение сводится к ключевому аспекту – доказывания причинно - следственной связи между действиями правонарушителя и нанесению ущерба владельцу бренда. Только после доказывания этого обстоятельства возможно компенсировать упущенную выгоду. В нашей правоприменительной среде сложилась следующие подходы к определению размера упущенной выгоды, а именно:

- издержки, которые правообладатель понес для установления факта правонарушения, применения мер по его прекращению, потери части рынка сбыта, покупателей, лицензиатов;

- доход, полученный от реализации товара с использованием ТМ правообладателя, но без соответствующего разрешения;

-доход, от лицензионного договора, который правонарушитель должен был заключить для реализации товаров/услуг. (т.е. те оплаты, которые правообладатель мог получить по соответствующему договору).

В дальнейшей статье мы рассмотрим практические кейсы, связанные с защитой прав собственников ТМ на компенсацию упущенной выгоды вследствие незаконных действия правонарушителей.

Автор консультації: Анастасия Бабийчук , юрист АО "КФ "ДОМИНАНТА"