Торговельна марка з «державною символікою»: можна чи ні

В Україні не реєструються торговельні марки (знаки для товарів та послуг), що зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи, офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, тощо.

На етапі розгляду заявки на торговельну марку досліджується: чи не зображує заявлений знак вищезазначені об’єкти або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Документ, що підтверджує право на використання державної символіки, має надійти протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення від Укрпатенту.

Аналогічні норми у Правилах складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Методологічні рекомендації з окремих питань проведення експертизи на знак для товарів та послуг закріплюють ряд характеристик позначень, по яким наявні підстави для відмови у наданні правової охорони. Серед таких підстав – імітація державних символів «з точки зору геральдики».

Формою імітації державних символів може бути відтворення:

- будь-яких геральдичних характеристики відповідного державного символу (герба, емблеми);

- власне герба без дотримання встановлених пропорцій зображення державного герба;

• державного прапора без дотримання співвідношення сторін, порядку розташування смуг, кольорів, ширини смуг або з розташуванням на ньому будь-яких зображень і літер.

Державна символіка може бути включена до торговельної марки, як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода компетентного органу або їх власників.

На сьогодні компетентного органу, що надавав би згоду на використання «державної символіки», не існує. Але що робити добросовісним заявникам, що належним чином використовують та/або мають намір такого використання державної символіки у торговельній марці?

За приклад відстоювання прав заявників - пропоную розглянути справу щодо реєстрації знаків для товарів та послуг Національної асоціації адвокатів Україна (НААУ).

НААУ у 2013 році подала наступні позначення на реєстрацію за заявками:

№ m 2013 17445 /2013/m201317445/m201317445.jpeg" style="height:61px; width:123px;max-width:100%;height:auto !important" />, № m 2013 17457 /2013/m201317457/m201317457.jpeg" style="height:72px; width:69px;max-width:100%;height:auto !important" />

№ m 2013 17447/2013/m201317447/m201317447.jpeg" style="height:73px; width:63px;max-width:100%;height:auto !important" />, № m 2013 17446/2013/m201317446/m201317446.jpeg" style="height:64px; width:47px;max-width:100%;height:auto !important" />.

На стадії реєстрації з’ясувалося, що згода «компетентного органу» відсутня. Відповідно по всім заявкам Укрпатентом були прийняті рішення про відмову у реєстрації.

Користуючись правом оскаржити рішення Укрпатенту в Апеляційній палаті Служби з питань інтелектуальної власності (на сьогодні це Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі), НААУ подала заперечення проти рішень за заявками.

У запереченнях НААУ зазначала, що на сьогодні спеціального компетентного органу, який би розглядав питання про включення державних символів до складу знаків не існує. Як додатковий аргумент на користь реєстрації знака вказано, що діяльність НААУ спрямована на захист та представництво прав та свобод адвокатів, громадян України, тобто діяльність чітко пов’язана з Україною.

Доводи апелянта враховані не були. Наприкінці 2015 року Апеляційна палата підтримала рішення Укрпатента та у реєстрації заявлених позначень відмовлено. Підстава - імітація державної символіки (Малого Державного герба України) та відсутність дозволу компетентного органу.

Подальшим кроком у реєстрації було судове оскарження рішень про відмову у реєстрації позначень, як знаків для товарів та послуг.

27 липня 2016 року Окружний адміністративний суд м. Києва позовні вимоги Національної асоціація адвокатів України щодо оскарження рішень Апеляційної палати задовольнив повністю. Суд зазначає, що «беручи до уваги відсутність встановленого порядку використання Державного герба України, як це передбачено статтею 20 Конституції України, та не прийняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання, колегія суддів вважає протиправним посилання відповідача на приписи ч. 1 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та п. п. 4.3.1.2 Правил як на підставу для відмови НААУ в наданні правової охорони в якості знаків для товарів і послуг позначенням, заявленим позивачем, оскільки такі правові положення щодо неможливості отримання правової охорони для позначень, які зображують або імітують державні герби, та необхідності отримання згоди на використання таких позначень у компетентного органу, в силу вимог Основного закону, не можуть вважатись елементами порядку використання Державного герба України у знаках для товарів і послуг».

Ухвалою від 29 вересня 2016 року Київський апеляцій суд підтримав рішення першої інстанції - «нестворення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивача».

Та крапку у спорі 10 січня 2019 року поставив Верховний Суд, зазначивши що «неприйняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку використання Державного герба України, нестворення відповідного компетентного органу з покладенням на нього відповідних функцій унеможливлює виникнення у заявника обов'язку дотримання правових положень щодо отримання згоди у такого компетентного органу на використання позначень, які зображують або імітують державні герб».

Таким чином Україні наявна позитивна судова практика щодо реєстрації позначень з «державною символікою». Процедура не є простою, оскільки у заявника є необхідність доводити власну позицію через суд.

При цьому, не раджу використовувати лише факт відсутності «компетентного органу», як на підставу у реєстрації. На мою думку, слід належним чином доводити необхідність використання державної символіки у торговельній марці. За приклад, можна взяти вимоги Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг. Серед таких вимог закріплені наступні (перелік не є вичерпним): не вводити в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги; товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність; види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є притаманними Україні; тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.

Сподіваюсь, у найближчий час все ж таки буде можливість реєструвати знаки для товарів та послуг з «державною символікою» добросовісним заявникам без подальшого звернення до суду. Оскільки у рішеннях Укрпатент, МЕРТ оперують чинними нормативними актами, зокрема, необхідність у згоді компетентного органу, що у свою чергу відсутній. Вихід із колізії бачу у внесенні змін до норм щодо реєстрації торговельних марок, або все ж таки створення «компетентного органу».

Автор консультації: Сергій Барбашин, адвокат, керуючий партнер Trustme Law Firm (м. Київ), член комітету NextGen НААУ