McDonald`s проти власника знаку для товарів і послуг "McFlower": аналіз судового рішення (справа № 757/15963/21-ц)

Наприкінці листопада цього року на фоні повсякденних для українців новин про війну, проблеми з інфраструктурою та інші досить невтішні речі, широкого розповсюдження набула публікація в інформаційному просторі про те, що одна із найбільш відомих компаній у сфері швидкого харчування McDonald`s виграла суд у київського квіткаря, який є власником торгової марки “McFlower”. Відповідна новина була об’єктом дискусії серед пересічних українців, які в переважній більшості стали на сторону власника торговельної марки, аргументуючи тим, що приставка «Мс» міститься в більшості прізвищ громадян іноземних держав, в тому числі й відомих осіб (для прикладу відомий ірландський боєць змішаних єдиноборств Conor Anthony McGregor), а також те, що деякі відомі іноземні компанії мають у своїй назві відповідну приставку (для прикладу компанія McKinley). Також дана новина набула жвавого обговорення і серед правників, зокрема тих, хто спеціалізується у сфері інтелектуальної власності. Відповідне рішення суду зацікавило й автора цієї публікації, а тому було проведено аналіз судового рішення, виявлено деякі цікаві моменти, а також висловлено власну суб’єктивну позицію щодо відповідного питання.

Коротка довідка обставин справи

З відкритих джерел було встановлено, що 25 червня 2020 року уповноваженим на це органом було видане свідоцтво на знак для товарів і послуг “McFlower”, власником якого є громадянин України Євген Леськів.

У березні 2021 року McDonald`s звертається до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “McFlower”. Відповідачами у даній позовній заяві було визначено Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» та Леськіва Євгена Сергійовича. Автоматизованою системою розподілу судових справ було визначено, що справу буде розглядати суддя Підпалий В.В., проте з невідомих причин представники McDonald`s приймають рішення відкликати позовну заяву, а також заяву про забезпечення, що підтверджується ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19 березня 2021 року по справі № 757/13399/21-ц про задоволення заяви представника McDonald`s щодо відликання позовної заяви.

Того ж місяця McDonald`s повторно звертається до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “McFlower” до тих же самих відповідачів і з тих же самих підстав. 09 квітня 2021 року суддя Печерського районного суду міста Києва Соколов О.М. відкриває провадження у цивільній справі №757/15963/21-ц. Цікаво, щоб було б якщо автоматизований розподіл судових справ розподілив би справу на іншого суддю Печерського районного суду міста Києва? Знову б відкликалися?

Проте, цього разу суддя задовольнив представників компанії McDonald`s і справа залишилася на розгляді в судді Соколова. Між іншим, представниками McDonald`s було одразу забезпечено позов шляхом накладення заборони на будь-яке відчуження власником знаку для товарів і послуг “McFlower”. Слід відмітити цей доречний тактичний хід представників McDonald`s, оскільки у випадку потрапляння на недобросовісну сторону процесу є реальні ризики затягування судового розгляду справи.

Розгляд справи тривав майже півтора роки, що є стандартним терміном розгляду справ українськими судами. А враховуючи факт того, що тривалий час суди працювали в особливому режимі (через введення воєнного стану на усій території нашої держави), можна говорити про те, що справа розглянулася досить швидко.

06 жовтня 2022 року рішенням Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/15963/21-ц було повністю задоволено позов МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», Леськіва Євгена Сергійовича про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг свідоцтва України №27733 від 25 червня 2020 року на знак для товарів і послуг «McFlower».

Узагальнена правова позиція Позивача (McDonald`s)

McDonald`s є власником добре відомої торговельної марки «Мс» для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 43 МКТП, пов`язаних з громадським харчуванням станом на 01 червня 2009 р., яка має посилену правову охорону у порівнянні зі звичайними зареєстрованими торговельними марками, та відому в усьому світі велику сім`ю (серію) торговельних марок зі спільним словесним елементом «Mc»(Мак), включаючи окремо зареєстровану торговельну марку « Mc » для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 35, 42, 43 МКТП, права на які не визнаються і порушуються Відповідачами, оскільки державна реєстрація спірної торговельної марки «McFlower» за свідоцтвом України № від 25 червня 2020 р., яка включає до свого складу добре відому торговельну марку « Мс », була здійснена відповідачем (ДП «УкрПатент») з порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси.

Позивач стверджує, що на торговельну марку «McFlower» за свідоцтвом України №27733 від 25 червня 2020 року зареєстровану на ім`я Леськіва Євгена Сергійовича мають бути поширені підстави для визнання її судом недійсною, прямо передбачені не лише статтями Паризької конвенції, але і підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені абз. 5. п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в силу яких «не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»; «не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції».

В якості доказової бази Позивачем було використано висновок експерта у сфері інтелектуальної власності, який встановив, що торговельна марка «McFlower» є схожою настільки, що її можна сплутати з належною МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер, добре відомою торговельною маркою «Mc», а також те, що всі послуги 35 класу МКТП, а також такі послуги 44 класу МКТП, як виготовлення вінків; компонування квітів, для яких зареєстровано торговельну марку є спорідненими з товарами та послугами, стосовно яких торговельну марку « Mc » визнано добре відомою в Україні. Цікаво, чим саме споріднене виготовлення вінків та приготування бургерів (цитата автора публікації) .

Узагальнена правова позиція Відповідачів

Як вбачається з аналізу судового рішення, шо є у відкритому доступі. Відповідач (ДП «УкрПатент») у своєму відзиві зазначав, шо ним було проведено всі експертизи зазначені у п. 1 ст. 10 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» уповноваженим закладом - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що воно відповідає умовам надання правової охорони відносно усіх заявлених послуг 34, 44 класів МКТП. Також у відзиві представник стверджує, що знак «Mc» став добре відомим щодо наступного переліку товарів та послуг: 29, 30, 43 МКТП, а тому послуги, для яких зареєстрована торговельна марка « McFlower», не є спорідненими з послугами та товарами щодо яких знак « Mc » є добре відомим, а тому й не порушує права інтелектуальної власності позивача.

Власник знаку також заперечував проти задоволення позову з підстав того, що він не використовує торговельну марку «McFlower» у спорідненій з позивачем сфері та і взагалі, торгова марка використовується виключно при продажі квітів та ніяким чином не може вводити покупців в оману, оскільки МакДональдз Інтернешл Проперті Компані, Лтд не є відомою компанією з продажу квітів та ніколи не займалася відповідною сферою.

Узагальнена правова позиція суду

Судом встановлено, що елемент «Мс» інтенсивно та безперервно використовується понад 80 років з моменту створення компанії «McDonald's» у 1940 році по всьому світові, включаючи територію колишнього СРСР та України, а також усю територію незалежної України. Проте, окрім відповідної фрази в рішенні суду відсутнє посилання на те, на підставі чого суд встановив відповідний факт (цитата автора публікації).

Судом взята до уваги інша належна позивачу торговельна марка зі спільним словесним елементом - добре відомою торговельною маркою « Мс », а саме: «Mcdonald`s» була визнана добре відомою торговельною маркою для усіх товарів і послуг у класах 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 МКТП, станом ще на 05 грудня 1995 р. У додатку 11 за результатами опитування споживачів щодо доброї відомості знака « Мс »,складеного дослідницькою організацією, встановлено, що більшість споживачів впізнають та асоціюють торговельну марку «Mc» з позивачем.

В результаті проведення порівняльного дослідження встановлено, що між досліджуваними позначеннями присутні фонетичні, візуальні та семантичні схожості, чим обумовлюється наявність між ними схожості до ступеню сплутування.

Таким чином, висновок експерта № 202 є належним та допустимим доказом у справі, оскільки відповідає вимогам ст. 106 ЦПК України, не викликає сумніву у його правильності, наданий в межах компетенції експерта, ґрунтується на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, є чітким, логічним, послідовним і відповідає даним справи. При цьому, Відповідачами 1, 2 суду не було надано жодних доказів на спростування даного висновку експерта, які б могли викликати сумніви у обґрунтованості та правильності висновку експерта, а також його відповідності матеріалам справи. Автор статті погоджується з думкою Григорія Прохорова-Лукина, який у коментарі під публікацією щодо відповідного рішення, зазначає про те, що «суд не оцінив експертне дослідження по суті, а обмежився лише формальними обставинами. Між тим, ця та інші так звані "судові експертизи об'єктів інтелектуальної власності" по суті не є судовими експертизами, оскільки не ґрунтуються на методології судової експертизи. Наприклад, якщо експертам поставити питання які експертні задачі вони вирішували (ідентифікаційні, діагностичні чи класифікаційні) навряд чи можна очікувати чітких відповідей. Крім того, експерти не є пересічними споживачами, відношення яких до позначення "Мс" й має бути досліджене. Такі слова (пересічний, середній споживач) навіть не згадуються у судовому рішенні, що у числі іншого свідчить про неповноту дослідження судом обставин справи і, як наслідок, про неправосудність рішення».

Правова позиція автора

Відповідно до частини 1 статті 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Так, Відповідачем було подано заявку про реєстрацію знака «McFlower» для послуг 35 та 44 класів МКТП, а саме:

Кл. 35 МКТП: Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин; послуги щодо роздрібного продажу квітів; послуги щодо оптового продажу квітів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам для інших; розміщування в одному місці, на користь інших осіб, асортименту квітів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, в тому числі у роздрібних та оптових магазинах, через каталоги посилкової пошти, в мережі Інтернет або за допомогою електронних засобів

Кл. 44 МКТП: послуги в сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; виготовляння вінків; компонування квітів; ландшафтне садівництво; ландшафтний дизайн; плодівництво; послуги розсадників з вирощування рослин; прокат сільськогосподарського обладнання; рослинна хірургія; садівництво.

Варто підкреслити, що знак «Мс» став добре відомим в Україні з 01.06.2009 (Рішення Апеляційної палати від 26.12.2016 затверджено наказом Держслужби від 18.01.2017 №06-Н) щодо наступного переліку товарів та послуг:

Кл. 29 МКТП: харчові продукти, виготовлені з м’яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні;

Кл. 30 МКТП: сандвічі; сандвічі з м’ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з курячим м’ясом; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво;

Кл. 43 МКТП: ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос.

Таким чином, послуги для яких зареєстрована торговельна марка «McFlower» не є спорідненими з послугами та товарами щодо яких знак «Мс» є добре відомим.

У зв’язку з цим, є очевидним, що використання знака «McFlower» Відповідачем-2 не вказує на зв'язок між його послугами 35 і 44 класу МКТП, наприклад таким, як розміщування в одному місці, на користь інших осіб, асортименту квітів (35 клас) або виготовлення вінків; компонування квітів; ландшафтне садівництво; ландшафтний дизайн; плодівництво; послуги розсадників з вирощування рослин; прокат сільськогосподарського обладнання; рослинна хірургія (44 клас) та власником добре відомого знака, тобто Позивачем, який є виробником товарів 29 (харчові продукти…), 30 (сандвічі…) класів МКТП та надавачем послуг 43 класу МКТП (ресторани самообслуговування…).

Необхідно відмітити також той факт, що твердження Позивача, які були прийняті судом першої інстанції стосовно схожості торговельної марки «McFlower» за свідоцтвом №277333 настільки, що їх можна сплутати із добре відомим знаком «Мс», є необґрунтованими виходячи з наступного:

Відповідно до абзацу 3 частини 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Відповідно до частини 4 статті 25 Закону, з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомими в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Як вже зазначалося в попередньому пункті, послуги для яких зареєстрована торговельна марка «МсFlower» не є спорідненим із товарами і послугами щодо яких знак «Мс» є добре відомим.

Використання знака «МсFlower» Відповідачем-2 не вказує на зв'язок між ними (послугами) та власником добре відомого знака, тобто Позивачем.

Відповідач-2 не використовує торговельну марку «МсFlower» у спорідненій з Позивачем сфері та і взагалі, торгова марка використовується виключно при продажі квітів та ніяким чином не може вводити покупців в оману, оскільки дійсно МакДональдз Інтернешл Проперті Компані, Лтд не є відомою компанією з продажу квітів та ніколи не займалася відповідною сферою. Висновок експерта з приводу того, що «Всі послуги 35 класу МКТП, а також такі послуги 44 класу МКТП, як виготовлення вінків; компонування квітів, для яких зареєстровано торговельну марку «McFlower» за свідоцтвом України №277333 від 25 червня 2020 року, є спорідненими з товарами та послугами, стосовно яких торговельну марку «Мс» визнано добре відомою в Україні» - є нелогічним, навіть для осіб, які не мають експертних знань та можуть порівняти відповідні класи МКТП на їх спорідненість.

Варто звернути увагу на те, що в зарубіжних країнах світу приставка «Мс» міститься в більшості прізвищ («означає син такого») і відповідно більшість компаній використовують саме таку приставку. Також приставка «Мс» це англійське скорочення назви для виконавця музики в жанрі реп. Приставка «Мс» навіть використана в національному домені верхнього рівня для Монако (уведений 20 січня 1995 року).

А більше, навіть при пошуку в популярній серед українських споживачів пошуковій системі “Google” за запитом «Мс» не можливо знайти будь-яку інформацію, що б стосувалася продукції чи послуг Позивача.

На нашу думку, можливість асоціації та плутанини споживачем знаків Позивача та Відповідача-2, повинна доводитися документально підтвердженими даними про випадки сплутування споживачами даних послуг, що призвело до порушення його прав (соціологічними опитуваннями). Проте, вищезазначене не було взято до уваги судом першої інстанції, а тому переконані у відсутності об’єктивного, повного та всебічного розгляду справи судом першої інстанції. Варто відмітити той факт, що суд першої інстанції керувався виключно висновком експерта, а не законодавством та судовою практикою.

Автор статті наголошує на тому, що відповідна публікація містить суб’єктивні думки, судження, цитати автора, які можуть не збігатися з думками інших осіб. Основною метою цієї публікації є стимулювання правової спільноти до професійного обговорення відповідної цікавої судової справи, висловлення власних позицій, які будуть використовуватися в майбутньому в якості власних правових позицій в аналогічних спорах. Автор статті переконаний, що відповідач (власник знаку) зможе захистити свої права в судах вищих інстанцій, що в свою чергу може породити досить цікаву судову практику.

Аналіз справи проводився з використанням інформації, що міститься у відкритих реєстрах. В силу оптимізації структури публікації автор не зміг висловити власну позицію з посиланням на норми законодавства та судову практику, оскільки це б значним чином збільшило обсяг публікації. Посилання на рішення суду - https://reyestr.court.gov.ua/Review/107231431

Аналізуйте судовий акт: В авторському праві діє презумпції авторства, тому спростувати її повинен відповідач, тобто особа, яка на думку автора, порушила його авторські права (ВС/КЦС, справа № 761/12823/16-ц,04.12.19)

Здійснивши продаж товарів із мальованими зображеннями, автором яких є позивач, і які розміщені на відповідному інтернет-ресурсі, відповідачі порушили авторські права. (ВС/КЦС, справа № 369/508/16-ц, 26.04.18)

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15963/21-ц

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Соколова О.М.,

при секретарі - Матвійчуку В.П.,

справа № 757/15963/21-ц?

учасники справи:

позивач: МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер

відповідач 1: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

відповідач 2: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавердо Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 р. на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

У березні 2021 року позивач МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер звернувся з позовом до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 , у якому просить суд ухвалити рішення, яким: визнати свідоцтво України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 р. на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недійсним повністю; зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 р. на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування вимог зазначає, що є власником добре відомої торговельної марки «Мс» для широкого переліку товарів і послуг у класах 29 30 43 МКТП, пов`язаних з громадським харчуванням станом на 01 червня 2009 р., яка має посилену правову охорону у порівнянні зі звичайними зареєстрованими торговельними марками, та відому в усьому світі велику сім`ю (серію) торговельних марок зі спільним словесним елементом «Mc»(Мак), включаючи окремо зареєстровану торговельну марку « Mc » для широкого переліку товарів і послуг у класах 29 30 35 42 43 МКТП, права на які не визнаються і порушуються Відповідачами, оскільки державна реєстрація спірної торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 р., яка включає до свого складу добре відому торговельну марку « Мс », була здійснена відповідачем1 з порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси. Посилаючись на здійснення права на захист свого охоронюваного законом інтересу, позивач просить суд ухвалити рішення про повне задоволення пред`явлених вимог.

26 березня 2021 р. разом із позовною заявою через канцелярію, судом було отримано заяву про забезпечення позову, в якій позивач просив суд вжити заходів до забезпечення позову, шляхом заборони ОСОБА_1 передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України НОМЕР_3 від 25 червня 2020 р. стосовно заявлених послуг 35-го, 44-го класів МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг; заборони Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 від 25 червня 2020 р. стосовно заявлених послуг 35-го, 44-го класів МКТП або ж відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

За наведених обставин ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09 квітня 2021 р. відкрито провадження у справі, розгляд справи призначено здійснювати за правилами позовного (загального) провадження.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 квітня 2021 р. вжито заходи до забезпечення позову, а саме: заборонено ОСОБА_1 передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України НОМЕР_3 від 25 червня 2020 р. стосовно заявлених послуг 35-го, 44-го класів МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг; заборонено Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 від 25 червня 2020 р. стосовно заявлених послуг 35-го, 44-го класів МКТП або ж відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

24 червня 2021 р. на адресу суду від представника відповідача 1 Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» надійшов відзив на позовну заяву. У якому зазначено, що при поданні ОСОБА_1 заявки № m 201810900 було проведено всі експертизи зазначені у п. 1 ст. 10 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» уповноваженим закладом - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що воно відповідає умовам надання правової охорони відносно усіх заявлених послуг 34, 44 класів МКТП. Також у відзиві представник стверджує, що знак «Mc» став добре відомим щодо наступного переліку товарів та послуг: 29 30 43 МКТП, а тому послуги, для яких зареєстрована торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є спорідненими з послугами та товарами щодо яких знак « Mc » є добре відомим, а тому й не порушує права інтелектуальної власності позивача.

01 липня 2021 р. представник позивача надав суду відповідь на відзив Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» у якому зазначив, що у відзиві не береться до уваги наявний у справі Висновок експерта № 202 від 21 грудня 2020 р. у якості одного із важливих належних і допустимих доказів на підтвердження позовних вимог. Також, Позивачем було зазначено, що у відзиві відповідач 1 безпідставно посилається на власну експертизу спірного позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має статус науково-технічної експертизи, що була проведена перед реєстрацією спірного позначення і є неналежним доказом, що не відповідає приписам ст. ст. 102 106 ЦПК України. Крім того, представник позивача вказав, що відповідачем 1 не взято до уваги приписи статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно якої визнається недійсною реєстрація і в тому випадку, коли істотна складова частина зареєстрованого знаку становить відтворення добре відомого знаку чи імітацію, здатну викликати змішування з ним, що призвело до помилкової позиції відповідача 1 щодо наче б то необґрунтованості позовних вимог. Крім того, Позивач посилається начастину4 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції закону № 317-VIII(317-19) від 09.04.2015 року, яка була чинною на дату подання спірної заявки № m 201810900 від 08 травня 2018 року, згідно якої: «З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням».

26 серпня 2022 року на адресу суду від відповідача 2 ОСОБА_1 надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній просив відмовити в задоволенні позову, зазначивши, що він не використовує торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у спорідненій з позивачем сфері та і взагалі, торгова марка використовується виключно при продажі квітів та ніяким чином не може вводити покупців в оману, оскільки МакДональдз Інтернешл Проперті Компані, Лтд не є відомою компанією з продажу квітів та ніколи не займалася відповідною сферою.

09 вересня 2022 року ухвалою Печерського районного суду м.Києва закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив, проте подав до суду заяву, в якій позов підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідач 1 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся судом належним чином в порядку, встановленому ст. 128 ЦПК України, про причину неявки суду не повідомив.

Відповідач 2 ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся судом належним чином в порядку, встановленому ст. 128 ЦПК України, про причину неявки суду не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати справу за відсутності відповідачів на підставі наявних в матеріалах справи доказах.

Згідно з ч. 1 ст. 174 ЦПК України при розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом, що є правом учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, встановивши фактичні обставини справи та характер спірних правовідносин, об`єктивно оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

За ч. 1 ст. 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів (ч. 1 ст. 4 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Судом встановлено, що 25 червня 2020 р. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, функції якого у сфері інтелектуальної власності згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16 червня 2020 р. № 703-IX виконує Національний орган інтелектуальної власності, виконання функцій якого у свою чергу відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» покладено саме на Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» зареєструвало торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» для послуг 35, 44 класів МКТП, і видане свідоцтво України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 р. на ім`я ОСОБА_1 .

Також з бібліографічних відомостей з СІС Укрпатенту, судом встановлено, що позивач є власником добре відомої торговельної марки «Мс» для широкого переліку товарів і послуг у класах 29 30 43 МКТП,пов`язаних з громадським харчуванням станом на 01 червня 2009 р., що значно передує даті подання відповідачем 2 заявки № m201810900 на реєстрацію спірної торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» (08 травня 2018 р.). Починаючи з 21 грудня 1977 р.і до дати подання відповідачем 2 заявки № m201810900 на реєстрацію спірного позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позивач вже зареєстрував в Україні та інтенсивно безперервно використовував на ринку відому не лише в Україні, але і в усьому світі велику сім`ю (серію) торговельних марок зі спільним словесним елементом «Mc»(Мак), включаючи окремо зареєстровану торговельну марку « Mc » для широкого переліку товарів і послуг у класах 29 30 35 42 43 МКТП, яка чітко ідентифікує відповідні товари та послуги, що надаються мережею ресторанів « McDonalds » як в Україні, так і у всьому світі, і наразі включає понад 80 торговельних марок зі спільним словесним елементом «Мс»(Мак) сім`ї (серії) торговельних марок.

Позивач зазначає, що державна реєстрація торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України,порушує його права та охоронювані законом інтереси на добре відому торговельну марку « Мс », інші добре відомі торговельні марки зі спільним словесним елементом «Мс» (Мак), велику сім`ю (серію) із понад 80 раніше зареєстрованих торговельних марок зі спільним словесним елементом «Мс» (Мак). Позивач посилається на невідповідність торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони.

Згідно зі ст. 499 ЦК України «права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом». За змістом ст. 494 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони» (далі - «Закон про товарні знаки»). Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. На дату подання відповідачем 2 заявки № m201810900 на реєстрацію спірного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (08 травня 2018 р.) чинною була редакція вказаного Закону з останніми змінами у редакції Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII.

Окрім того, статтею 3 Закону про товарні знаки визначено, що якщо міжнародним договором України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про торговельні марки, то застосовуються правила міжнародного договору. Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 року (далі - Паризька конвенція). В силу ст. 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків, також містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (далі - Рекомендації ВОІВ). Оскільки згідно статті 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення.

Позивач стверджує, що на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_1 мають бути поширені підстави для визнання її судом недійсною, прямо передбачені не лише статтями Паризької конвенції, але і підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені абз. 5. п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону про товарні знаки, в силу яких «не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»; «не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції».

Також у обґрунтування вимог позивач наводить підпункт 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72)та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 з подальшими змінами і доповненнями позначення, згідно з яким заявлене позначення як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.

Позивач зазначає, що ще до дати подання відповідачем 2 заявки на реєстрацію спірної торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (08 травня 2018 р.) він вже був власником добре відомої торговельної марки «Mc», станом на на 01 червня 2009 р. Крім того, позивач посилається на статтю 4 Рекомендацій ВОІВ згідно з якою «знак знаходиться у конфлікті із добре відомим знаком, навіть коли він не повністю, але і своєю суттєвою частиною становить відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію добре відомого знаку, що може викликати змішування».

Судом встановлено, що елемент «Мс» інтенсивно та безперервно використовується понад 80 років з моменту створення компанії «McDonald's» у 1940 році по всьому світові, включаючи територію колишнього СРСР та України, а також усю територію незалежної України.

Судом взята до уваги інша належна позивачу торговельна марка зі спільним словесним елементом - добре відомою торговельною маркою « Мс », а саме: «Mcdonald`s» була визнана добре відомою торговельною маркою для усіх товарів і послуг у класах 29 30 31 32 35 37 41 42 МКТП, станом ще на 05 грудня 1995 р. У додатку 11 за результатами опитування споживачів щодо доброї відомості знака « Мс »,складеного дослідницькою організацією, встановлено, що більшість споживачів впізнають та асоціюють торговельну марку «Mc»з позивачем.

Також встановлено, що керуючись наданими ст. 106 ЦПК України правами, позивач замовив складання висновку експерта.

Відповідно до висновку експерта № 202, який міститься у матеріалах справи за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 21 грудня 2020 року встановлено:

1) Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 року має істотну частину «Mc», яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку «Mc».

2) Всі послуги 35 класу МКТП, а також такі послуги 44 класу МКТП, як виготовлення вінків; компонування квітів, для яких зареєстровано торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 року, є спорідненими з товарами та послугами, стосовно яких торговельну марку « Mc » визнано добре відомою в Україні.

3) Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 року є схожою настільки, що її можна сплутати з належною МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер, добре відомою торговельною маркою «Mc».

4) Стосовно всіх послуг 35 та 44 класів МКТП, наведених в свідоцтві України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 року, зареєстрована за вказаним свідоцтвом торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

В результаті проведення порівняльного дослідження встановлено, що між досліджуваними позначеннями присутні фонетичні, візуальні та семантичні схожості, чим обумовлюється наявність між ними схожості до ступеню сплутування.

Таким чином, висновок експерта № 202 є належним та допустимим доказом у справі, оскільки відповідає вимогам ст. 106 ЦПК України, не викликає сумніву у його правильності, наданий в межах компетенції експерта, ґрунтується на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, є чітким, логічним, послідовним і відповідає даним справи. При цьому, Відповідачами 1, 2 суду не було надано жодних доказів на спростування даного висновку експерта, які б могли викликати сумніви у обґрунтованості та правильності висновку експерта, а також його відповідності матеріалам справи.

Отже, з урахуванням висновку експерта № 202, інших зібраних у справі доказів, суд приходить до висновку, що спірна торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожою настільки, що її можна сплутати з належною позивачу добре відомою торговельною маркою «Mc», а також має істотну частину «Mc», яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку «Mc». Крім того, за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності на підставі висновку експерта № 202 судом встановлено, що стосовно всіх послуг 35 та 44 класів МКТП, наведених в свідоцтві України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 року, зареєстрована за вказаним свідоцтвом торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Оцінивши висновок № 202 за правилами ст. 89 ЦПК України, суд не знайшов обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, а тому суд приймає його до уваги при постановленні даного рішення у справі.

Крім того, на підставі зібраних у справі доказів, включаючи не лише висновок експерта № 202, але і, зокрема, опитування споживачів щодо доброї відомості торговельної марки «Мс» від 02 грудня 2016 року, суд дійшов висновку про те, що спірна торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 через включення до її складу добре відомої торговельної марки «Мс» Позивача є такою, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу з огляду на реєстрацію, визнання доброї відомості та інтенсивне використання раніше зареєстрованої та добре відомої торговельної марки «Mc», яка у переважній більшості асоціюється у споживачів саме з ресторанами «McDonald's».

Тому, свідоцтво України № НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним на підставі ст. ст. 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз.3п. 3 ст. 6, пп. «а» п. 1 ст. 19 п. п. 1, 4 ст. 25 Закону про товарні знаки у редакції вказаного Закону з останніми змінами у редакції Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII, яка була чинною станом на дату подання відповідачем 2 заявки № m201810900 на реєстрацію спірного позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (08 травня 2018 р.).

Відповідно до п. п. 2, 3 ст. 19 Закону про товарні знаки при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року N 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, а підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що позивачем доведено належними доказами свої вимоги, а відповідачами не спростовано їх обґрунтованість, що є підставою для задоволення позову повністю.

Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба (її правонаступник) публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», а тому суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов`язання Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 р. на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п. 1, ч. 1 ст. 141 ЦПК України).

Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які позивач поніс у зв`язку із розглядом справи, загалом становить 26 923,50 грн., що складається з 4 540,00 грн. сплаченого судового збору за подання позову, 1 135,00 грн. за подання заяви про забезпечення позову та 21 248,50 грн. сплачених витрат на підготовку висновку експерта, що підтверджується оригіналами платіжних документів № 583 від 04 березня 2021 р., № 582 від 04.03.2021 р. та № 2446 від 18 листопада 2020 р., які містяться у матеріалах справи.

Враховуючи те, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача ОСОБА_1 підлягають стягненню на користь позивача судові витрати понесені ним під час розгляду справи в розмірі 25 788,50 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 15 16 20 494 495 499 ЦК України, ст. ст. 1, 3, ст. 5, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. абз. 2, 3 п. 3 ст. 6, п. 5 ст. 16, підп. «а`п. 1 ст. 19, п.п. 2, 3 ст. 19, ст. ст. 21, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 4 5 12 13 76-82 141 259 263-265 268 273 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг - задовольнити.

Визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 р. на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володільцем якого є ОСОБА_1 .

Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 червня 2020 р. на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер, витрати понесені у зв`язку із розглядом справи у розмірі 26 923,50 грн.

Апеляційну скаргу на рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва або безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Позивач: МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер, 2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер 19808, США, адреса для листування: АО «Дубинський і Ошарова», пров. Устинівський 6, м. Київ, 03110.

Відповідач 1: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»: 01601, Україна, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, код ЄДРПОУ 31032378.

Відповідач 2: ОСОБА_1 , РНОКПП, НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Суддя О. М. Соколов