Чи є висновки СЕОІВ висновками судових експертиз (на прикладі експертиз торговельних марок)?

Серед судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності (СЕОІВ) чи не найчисельнішими є експертизи торговельних марок (знаків для товарів і послуг, позначень), дослідження яких які наразі проводяться за усталеною схемою, що включає визначення предмету та об’єктів експертизи, описи об’єктів дослідження, наведення положень нормативно-правових актів і літератури, проведення порівняльних досліджень та формулювання проміжних і кінцевих висновків.

Предмет дослідження у сучасних висновках судових експертиз торговельних марок (СЕТМ) формулюється як «фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об’єктів, а також до охороноздатності конкретних об’єктів дослідження».

Об’єктами дослідження у цих висновках визначаються знаки для товарів і послуг чи знаки та протиставлені позначення.

В процесі досліджень вирішуються питання щодо розрізняльної здатності знаків (позначень), їх оманливості (здатності введення у оману), тотожності чи схожості знаків та протиставлених об’єктів, схожості досліджуваних об’єктів до ступеня змішування.

Як зазначається у висновках СЕТМ, для вирішення вказаних питань використовуються методи «описування, аналізу, порівняння, індукції, дедукції, абстрагування, синтезу, узагальнення».

Обґрунтування використаних експертами підходів для вирішення поставлених питань має вигляд здебільшого дослівних цитат з нормативно-правових актів (в основному – ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [1] та Правил [2]) та заснованих на нормах цих НПА положень літературних джерел.

Підходи до описів та оцінки ознак досліджуваних знаків (позначень), а також формулювання висновків за результатами проведених досліджень у СЕТМ мало чим відрізняються від підходів, викладених у Методрекомендаціях Укрпатента [3].

Згідно ст. 1 ЗУ «Про судову експертизу» [4] «Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду». Отже, виникає питання: спеціальні знання яких галузей науки, техніки, мистецтва чи ремесла використовуються при проведенні СЕТМ? При цьому слід зазначити, що знання у галузі права у розумінні теорії судової експертизи до спеціальних знань не відносяться, а п. 2.3. Інструкції [5] судовим експертам прямо заборонено з’ясування питань права. Посилання на науково-обґрунтовані методичні положення якоїсь материнської науки чи наук, які б визначали методичні підходи СЕТМ у висновках відсутні, як відсутні і згадування про методологічні основи судової експертизи.

Разом з цим, наразі на законодавчому рівні визнане право на життя науково-правової експертизи, до завдань якої, зокрема, відносяться: «установлення предмета правового регулювання, що підлягає внормуванню відповідними нормами права; визначення норм права, за допомогою яких врегульовуються відповідні суспільні відносини; тлумачення норм права з метою їх належного застосування до відповідних суспільних відносин (юридичних фактів); установлення відповідності вимогам законодавства юридичних фактів (дій, подій), в тому числі правочинів, дій та актів органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, тощо…» [6, стор. 43] та інші питання правового характеру.

Читайте статтю: Суд против экспертизы: причины для отказа, которых нет в ХПК Украины

Відмінність між судовими та науково-правовими експертизами полягає не тільки у об’єктах досліджень, але й у правових основах, методологічній базі, методиках та суб’єктах їх проведення. Зокрема у наукових працях [див., наприклад, 6, 7] зазначається, що правову основу проведення науково-правової експертизи складають п. 4 частини другої статті 129 Конституції України [8] , закон України Про наукову і науково-технічну експертизу [9], наказ Міносвіти Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи [10], Регламент Конституційного Суду України [11] та ін. Досить переконливо різницю між судовими та науково-правовими експертизами показав Навроцький В.О., який зокрема, зазначив, що «Фахівець у галузі права виходить з того, що всі фактичні обставини з’ясовані повно, всебічно і у цій частині справа не викликає дискусій. Він неодмінно повинен зазначити у своєму висновку про те, щодо яких саме фактів він здійснює оцінку» [12]. Отже, судові та науково-правові експертизи розрізняються перш за все за своїми предметами.

У сучасних висновках СЕТМ, як зазначалося, предмет експертизи визначається таким чином: «Предметом дослідження є: фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об’єктів, а також до охороноздатності конкретних об’єктів дослідження».

Це визначення не можна визнати прийнятним з наступних підстав.

У даному випадку начебто визначається предмет конкретної експертизи. Між тим, у теорії судової експертизи розрізняють предмет роду, виду, підвиду експертизи та предмет конкретної експертизи, який визначається як експертна задача, визначена у питанні, поставленому судом у межах спеціальних знань експерта. Напроти, «поняття «предмет роду експертизи» («предмет експертизи») включає відомості про об’єкти (їх властивості), про експертні завдання (що конкретизуються в питаннях експерту) і про експертні методиках (методи), що застосовуються для дослідження властивостей об’єктів» [13]. Отже, у зазначеному визначенні сплутані поняття предмету роду (виду) експертизи та предмету конкретної експертизи.

Включаючи до предмету дослідження властивості матеріальних об’єктів, експерти у висновках СЕТМ не наводять жодного матеріального об’єкта (не плутати з матеріальними носіями інформації), властивості якого вони б досліджували.

Включення до вказаного визначення предмету дослідження охороноздатності конкретних об’єктів дослідження очевидно потребує додаткових пояснень, оскільки під охороноздатністю торговельної марки «розуміють юридичну властивість позначення, що визначається сукупністю ознак, необхідних для його реєстрації в якості торговельної марки» [14]. Очевидно не дарма у питаннях, що стосуються СЕТМ, викладених у Науково-методичних рекомендаціях [15], слово «охороноздатність» відсутнє.

Отже, визначення предмету дослідження, яке наводиться у сучасних висновках СЕТМ, є таким, що не відповідає усталеним уявленням теорії судової експертизи щодо змісту предмету експертизи та по суті - неправильним.

Як об’єкти дослідження у цих висновках СЕТМ вказують лише торговельні марки (знаки для товарів і послуг), хоча експерти досліджують і товари, стосовно яких вони зареєстровані. Не представляється також очевидною відповідь на питання про те, чи є знаки для товарів і послуг дійсно основними об’єктами СЕТМ?

Кожний рід та вид судової експертизи характеризується системою методів та засобів досліджень, що узгоджуються з властивостями досліджуваних об’єктів. До цієї системи входять як загальнонаукові (емпіричні, логічні), так і окремі (спеціальні) методи. Методи «описування, аналізу, порівняння, індукції, дедукції, абстрагування, синтезу, узагальнення», які використовуються при проведенні СЕТМ (без посилань на джерела, у яких вони описані), відносяться до загальнонаукових. Про окремі (спеціальні) методи СЕТМ у висновках згадування відсутні. Отже визнати що висновки СЕТМ базуються на науково-обґрунтованій методичній базі не можна.

На які ж положення спираються та на яких підставах роблять висновки експерти при проведенні СЕТМ?

Вивчення висновків СЕТМ свідчить, що при проведенні досліджень експерти використовують положення нормативно-правових актів та літературні джерела, що містять трактування цих положень. При цьому питання про наукову обґрунтованість постулатів, якими керуються експерти при проведенні досліджень, та підходів до оцінки ознак об’єктів досліджень (властивості цих об’єктів взагалі не досліджуються) залишається по за увагою експертів.

Наприклад, одним з основних постулатів, на якому ґрунтуються СЕТМ, є положення п. 4.3.2.4. Правил [2], згідно якого «позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів». Це положення не має наукового обґрунтування у літературі з питань судової експертизи та у будь-якій іншій відомій нам літературі. Так, у роботі [16, стор. 152] зазначається, що це положення не може бути беззаперечно сприйняте судовою експертизою об’єктів інтелектуальної власності, оскільки судова експертиза має власні, теоретично обґрунтовані уявлення про тотожність та схожість об’єктів експертних досліджень. Більш того, у даному контексті асоціація розуміється як психологічне явище. Згідно тлумачних словників:

- «АСОЦІАЦІЯ, -ї, ж. …3. псих. Зв’язок між окремими нервово-психічними актами – уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т. ін. викликає інше»[1];

- «Ассоциация - в психологии - закономерная связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отраженными в сознании и закрепленными в памяти. При наличии ассоциативной связи между психическими явлениями A и B возникновение в сознании человека явления A закономерным образом влечет появление в сознании явления B. По типу образования различают:

- ассоциации по сходству;

- ассоциации по контрасту;

- ассоциации по смежности в пространстве или во времени;

- причинно-следственные ассоциации»[2].

Викладене вище свідчить про те, що в процесах асоціацій не відбувається змішування об’єктів, тобто в силу асоціації виникнення у свідомості людини одного явища, викликає виникнення у її свідомості іншого явища, а самі ці явища диференціюються суб’єктом асоціації. Отже зазначене положення п. 4.3.2.4. Правил [2] не можна визнати науково обґрунтованим.

Не можна також визнати повністю прийнятним положення абз.3 п.4.3.2.4. Правил [8] про те, що «при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку», оскільки це положення адресоване експертам, які проводять кваліфікаційну експертизу позначень, і не може безпосередньо застосовуватись судовими експертами, яким Інструкцією [3] заборонено самостійно здійснювати пошук об’єктів експертного дослідження.

Інший приклад. При проведенні досліджень експерти, зокрема, керуються принципом, який полягає утому, що «Визначаючи ступінь схожості позначень, що досліджуються, необхідно розглядати їх у цілому, не акцентуючи уваги на окремих елементах, і це найголовніше. Варто враховувати те, що пересічний споживач, здійснюючи будь-яке придбання, не намагається пригадати потрібний йому знак. Він обирає якісний товар і користується в більшості випадків лише загальним враженням, отриманим під час попереднього знайомства з товарним знаком. Як правило, уявлення про знак нечітке, а загальне враження від позначення складається переважно з його відмітних елементів. Отже різниця у незначних деталях для споживачів, що мають середній ступінь уважності та підготовки, непомітна, а тому не є вирішальною і для експерта».

Перше речення цього «принципу» суперечить принципу повноти дослідження, визначеному ст. 3 Закону України «Про судову експертизу».

Читайте статью: Какие выводы автотехнической экспертизы могут помочь водителю

Друге речення суперечить загальноприйнятим уявленням про механізм змішування знаків, який у роботі [17] зокрема охарактеризований таким чином «9.169. Найбільш важливим моментом є те, що споживач не порівнює товарні знаки як би на одній лінії; він, як правило, стикається зі знаком-порушником в магазині, не бачачи товару, забезпеченого знаком, який споживач знає і пам'ятає більш-менш точно. …середній споживач має також середню пам'ять і для нього досить сумніву щодо того, чи не є товарний знак, з яким він стикається, тим знаком, який він знає». Крім того, цей принци суперечить здоровому глузду, адже якщо споживач «не намагається пригадати потрібний йому знак», йому просто немає з чим порівнювати знак, який він сприймає при покупці, а тому говорити про змішування знаків взагалі безглуздо. Жодних наукових підтверджень характеристик споживача, які викладені у зазначеному принципі експерти не наводять. У висновках СЕТМ наявні також й інші недоліки та помилки, в тому числі методичного характеру, частина яких була розглянута нами раніше [18].

При порівняльних дослідженнях комбінованих знаків, експерти посилаючись на відоме але науково не обґрунтоване положення про те, що «у комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним, як правило, елементом є словесний елемент», виокремлюють зі складу знаків (позначень) словесні елементи, ознаки яких і піддають подальшому порівнянню. Питання щодо розрізняльної здатності зображувальних елементів досліджуваних знаків експертами здебільшого взагалі не вирішується. При цьому експерти, по-перше, не враховують, що у даному положенні вираз «як правило» означає, що воно застосовне далеко не у всіх випадках, а, по друге, сучасні наукові дослідження фактично спростовують зазначене твердження. Так, згідно [19, стор. 240] «Ученым уже более ста лет известно, что при запоминании изображений и текста действуют разные правила. Визуальный сигнал распознается и воспроизводится быстрее. Данный феномен широко распространен, он даже получил название эффекта превосходства образа»[3]. Молекулярний біолог Джон Медина каже, що «с точки зрения удержания информации текстовые и устные выступления не просто менее эффективны по сравнению с теми, которые содержат графические изображения. Они во много раз менее эффективны. Если информация передается устно, люди через трое суток помнят примерно 10 процентов. Если добавить изображение, эта цифра вырастает до 65 процентов». Ці відомості підтверджуються також засновком компанії Apple Стивом Джобсом: «Аргумент в пользу визуального представления идей настолько мощен, что психологи даже дали ему особое название – «эффект превосходства изображений» (ЭПИ). Исследователи обнаружили, что визуальная информация и вербальная информация обрабатываются по-разному в разных «каналах» нашего мозга. …Это значит, что ваши идеи запомнятся лучше, если они будут представлены картинками, а не словами» [20].

Підхід, який базується на наданні переваги словесному елементу, що входить до складу комбінованого позначення, фактично визнаний помилковим у рішенні Верховного Суду від 15.07.2019 р. у справі № 910/18587/16 за позовом ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» до ТОВ «Карлсберг Україна» про визнання недійсним свідоцтва України № 189828 на знак для товарів і послуг, власником якого є останнє товариство, у якому суд визначив, що «Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість».

Викладене вище свідчить що сучасні висновки СЕТМ:

- не базуються на спеціальних знаннях в усталеному значенні цього поняття. При проведенні цих експертиз використовуються знання у галузі права, які не відносяться до спеціальних;

- характеризуються відсутністю посилань на науково-обґрунтовані методичні положення якоїсь материнської науки (наук) та відсутністю зв’язку з методологічними основами судової експертизи;

- ґрунтуються на уявленнях про предмет експертизи, яке не відповідає положенням теорії судової експертизи щодо змісту предмету експертизи;

- не містять повних переліків об’єктів дослідження та досліджень їх властивостей (слід зазначити, що поняття «властивості об’єктів» та «ознаки об’єктів» є різними);

- дослідження проводяться лише з використанням загальнонаукових (проте літературно не підтверджених у висновках) методів і не містять згадок про спеціальні методи, наявність яких є обов’язковою складовою кожного виду судової експертизи;

- базуються на науково не обґрунтованих положеннях, які здебільшого є прямим відтворенням чи інтерпретацією положень нормативно-правових актів, зокрема, обґрунтовуються постулатами, які не є науково доведеними.

Отже, хоча сучасні висновки СЕТМ за формою в цілому відповідають положенням Інструкції [5], проте мають принципові недоліки, які не дозволяють визнати їх такими, що відповідають вимогам до висновків судових експертиз у традиційному значенні цього поняття. Сучасні висновки СТЕМ більш схожі на висновки науково-правових експертиз, які мають проводитись на інших підставах, з використанням релевантних методичних підходів та іншими суб’єктами.

Читач, безумовно, звернув увагу на те, що у тексті йдеться не просто про висновки СТЕМ, а про сучасні висновки СЕТМ. Це пояснюється тим, що, на нашу думку, при створенні належної, науково-обґрунтованої методологічної та методичної основи СЕОІВ і, зокрема, СЕТМ можуть зайняти гідне місце у судовій експертизі, а поки що вищевикладене ставить питання про належність і допустимість сучасних СЕТМ як джерел доказів.

Автор статті: Прохоров-Лукін Григорій Вікторович

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7 - Ст. 36.

2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. № 276/812 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 54. - Ст. 72.

3. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДП УІПВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91.

4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року №4038 / - XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №28. - Ст.232.

5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та К призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Мін’юсту України від 08.10.98 № 53/5 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 46.-Ст. 1715.

6. Омельченко А. В. Судові та науково-правові експертизи як засіб встановлення доказів згідно з процесуальним законодавством України // Адвокат №№12 5(152) (135) 2013. Стор. 41-43.

7. Мамутов В. Проблеми науково-правової експертизи у контексті сталої судової практики судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України № 2/2013. Стор. 88-95.

8. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

9. Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 9. — Ст. 56.

10. Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 р. № 12 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 4. — Т. 2. — Ст. 190.

11. Регламент Конституційного Суду України. Ухвалений на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України Постановою Конституційного Суду України від 22 лютого 2018 року № 1-пс/2018. Із змінами, внесеними згідно з Постановою Конституційного Суду № 4-пс/2018 від 11.09.2018.

12. Навроцький В.О. Правова експертиза у кримінальних справах. URL: https://uba.ua/documents/doc/v_navrockiy_speech.pdf

13. Корухов Ю. Г. Понятие «предмет экспертизы» и его практическое значение // Эксперт-криминалист, 2013, N 1. С. 15-17.

14. Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку. URL: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147518/158-172.pdf?sequence=1&isAllowed=y

15. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5).

16. Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер. Г.В.Прохоров-Лукін; викон.: С.В.Мельник, І.В.Стародубов, О.Ф.Дорошенко та ін., КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ; НДІІВ АПрНУ. - 0108U005823. - К.: КНДІСЕ, 2009.

17. Основи інтелектуальної власності / [наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко]. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с.

18. Прохоров-Лукін Г.В. Типові недоліки та помилки у висновках експертиз торговельних марок. URL: https://protocol.ua/ua/tipovi_nedoliki_ta_pomilki_u_visnovkah_ekspertiz_torgovelnih_marok/

19. Медина, Джон Правила мозга. Что стоит знать о мозге вам и вашим детям / Джон Медина; пер. с англ. К. Ивановой. — 3-е изд. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.

Читайте статью:Експрес-експертиза законопроекту № 9140 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості»

[1] http://www.slovnyk.net/?swrd=%E0%F1%EE%F6%B3%E0%F6%B3%FF

[2] Словарь по общественным наукам. Глоссарий.ру (http://slovari.yandex.ru/dict/gl_social/article/14011/1401_1498.htm?text=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&stpar3=1.11)

[3] Інша назва ефекту – ефект переваги зображень (эффект превосходства изображений, ЭПИ).