Зміни законодавства у сфері охорони патентів на винаходів та корисні моделі

У 2020 році були прийняті важливі закони, що задають вектор розвитку сфери інтелектуальної власності. Одним з законів є № 816-IX від 21.07.2020 року, що стосується патентного законодавства. Нововведення прийняті відносно об’єктів охорони, боротьби з патентним тролінгом та зловживанням правами, процедури оскарження патентів в Апеляційній палаті та іншого. Основні з цих змін розглянемо в статті.

Об’єкти охорони

Змінено перелік об’єктів, яким може бути надана правова охорона, шляхом виключення нового застосування відомого продукту чи процесу. Так, об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а об’єктом корисної моделі − пристрій або процес (спосіб). Відповідні зміни потрібно враховувати при підготовці заявки та пошуку аналогів.

Доповнено перелік об’єктів, на які не поширюється правова охорона винаходів (корисних моделей):компонування напівпровідникових виробів; хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини; процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей; використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей; процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання; людський організм на різних стадіях його формування та розвитку; продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин; продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.

Визначено самостійні об’єкти, які не визнаються винаходом (корисною моделлю) згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: відкриття, наукова теорія, математичний метод; схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема, господарської діяльності; комп’ютерна програма; форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, тощо); зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

Боротьба з тролінгом та зловживанням правами

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» доповнено нормою щодо висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Відтепер, будь-яка особа може подати мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Висновок щодо відповідності умовам патентоздатності може бути залучено особою, яка подавала клопотання, у разі звернення до суду або до Апеляційної палати з метою визнання недійсними прав на корисну модель.

Визначено можливість подання мотивованого заперечення проти заявки на винахід. Заперечення може бути подано будь-якою особою протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про заявку. Підстави заперечення – невідповідність заявленого об’єкта умовам надання правової охорони, невідповідність умовам патентоздатності. Результати розгляду заперечення відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою.

Закріплено право будь-якої особи подати клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень або зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони.

Клопотання або зауваження може бути подано після публікації відомостей про заявку на винахід. За подання клопотання сплачується збір, за подання зауваження – ні. Звіт про результати інформаційного пошуку надсилається особі, яка подала клопотання, протягом 2 місяців від дати його подання. Зауваження невідкладно направляється заявнику, який може повідомити орган інтелектуальної власності про своє ставлення до зауваження.

Адміністративна процедура оскарження в Апеляційній палаті

Закріплено право визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою (до прийняття Закону № 816-IX таку можливість можна було реалізувати виключно в судовому порядку).

Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули, або шляхом внесення до них змін, за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.

Строки для подання заяви про визнання прав недійсними чітко визначені − протягом 9 місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу, а щодо корисної моделі − протягом усього строку чинності майнових прав. Заява вважається поданою в разі сплати збору та його зарахування на рахунок органу інтелектуальної власності.

Заява про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними розглядається Апеляційною палати протягом 4 місяців з дня надходження заяви. Цей строк може бути продовжено на 2 місяці за заявою сторони розгляду заяви або зупинено, але не більше ніж на 2 місяці.

Тобто, фактично мінімальний строк розгляду – 4 місяці, максимальний дорівнює 8 місяців. Можна припускати, що процедура визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою буде значно пришвидшеною в порівнянні із судовим порядком.

Рішення Апеляційної палати не є остаточним, оскільки може бути оскаржене в суді протягом 2 місяців від дати його одержання. Будемо очікувати практику апеляційної палати щодо розгляду таких справ.

Інші зміни

- Передбачено можливість використання кваліфікованого електронного підпису та подання до органу інтелектуальної власності документів в електронній формі. В тому числі, подання заявки на винахід чи корисну модель може відбуватися у електронній формі з подальшим електронним діловодством. Зазначимо, що можливість подання заявок в електронній формі на практиці реалізована ще до прийняття Закону № 816-IX, шляхом використання спеціальних електронних систем подання, проте лише зараз отримала законодавче закріплення.

- Введено нове поняття – «поділ заявки». Це означає, що заявник винаходу (корисної моделі) до дати одержання ним рішення за заявкою має право поділити її на дві і більше заявок (виділені заявки), за умови що суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не виходить за межі змісту поділеної заявки на дату її подання. Заявка може бути поділена як за власною ініціативою заявника, так і у відповідь на пропозицію органу інтелектуальної власності.

- Розширено права нерезидентів. До прийняття Закону № № 816-IX І іноземні особи та особи без громадянства могли реалізувати свої права виключно через патентних повірених. Наразі участь представника у сфері інтелектуальної власності також є обов’язковою для нерезидентів, проте визначено перелік дій, які вони можуть вчиняти самостійно: подавати заявку для встановлення дати її подання; сплачувати збори та державне мито; надавати копії раніше поданої заявки для встановлення дати подання заявки; надавати копії попередньої заявки для встановлення дати пріоритету; одержувати розписки та повідомлення щодо зазначених дій.

- В два рази (з 12 до 6 місяців) скорочено строк пільги щодо підтвердження новизни винаходу (корисної моделі): на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Прийнятий закон – є важливим кроком до приведення нашого законодавства у відповідність до Угоди про асоціацією з ЄС та міжнародних норм.

Одна з важливих змін – визнання патентів недійсними в адміністративному порядку, що може допомогти заощадити час та кошти заявників. Перед Національним органом з питань інтелектуальної власності та Укрпатентом постають важливі задачі у вигляді підготовки підзаконних нормативних актів, а у фахівців галузі є можливість долучитися до складення належної практики з цих питань.

Автор консультації: Сергій Барбашин - адвокат, керуючий партнер Trustme Law Firm, голова UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ