ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/18587/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Бенедисюка І.М. (головуючий), Селіваненка В.П., Малашенкової Т.М.,

за участю помічника судді Лисяної Т.В. (за дорученням головуючого судді),

представників учасників справи:

позивача - Ветраш Ю.Л. ,

відповідача 1 - Шебанова С.С.,

відповідача 2 - Потоцький М.Ю.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!"

на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 та

постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.03.2019

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня" Для людей - як для себе!"

до Приватного акціонерного товариства "Карлсберг Україна",

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Стислий виклад позовних вимог

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня" Для людей - як для себе!" (далі - ТОВ ТВК "Перша приватна броварня") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним свідоцтва України № 189828 на знак для товарів і послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Карлсберг Україна" (далі - ТОВ "Карлсберг Україна", Відповідач 1);

про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство, Відповідач 2) внести відомості про визнання зазначеного свідоцтва недійсним до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному виданні.

2. Позивач зазначає, що свідоцтво України № 189828 необхідно визнати недійсним з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), оскільки не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, у даному разі - зі знаком для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України № 106778, власником якого є позивач.

Стислий виклад судових рішень

3. Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.02.2019 у задоволенні позову відмовлено.

4. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.03.2019 рішення суду першої інстанції залишено без змін.

5. Суди, ухвалюючи рішення, дійшли висновку, що знак для товарів і послуг, який охороняється свідоцтвом України № 189828, не схожий настільки, що його можна сплутати з протиставленим йому позивачем знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778, відносно товарів 32 класу МКТП.

Стислий виклад вимог касаційної скарги

6. ТОВ ТВК "Перша приватна броварня" просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарського суду скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

Аргументи учасників справи

Аргументи позивача, зазначені в касаційній скарзі

7. Оскаржувані рішення та постанова ухвалені з порушенням норм матеріального права. Суди неправильно застосували пункт 3.2.3.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила), оскільки, відмовляючи в позові про визнання недійсним свідоцтва на знак за критерієм схожості, зазначили, що в такому разі комбінований знак для товарів і послуг мав би збігатись із знаком позивача в усіх елементах, а також асоціюватись з ним в цілому.

8. Суд першої інстанції порушив норми процесуального права - правила оцінки доказів. Цим судом безпідставно надано перевагу висновкам експерта Дорошенка О.Ф. Водночас у висновку цього експерта неправильно враховані обставини щодо визнання добре відомим знака "Львівське". Цей знак визнано добре відомим після реєстрації комбінованого знака відповідача 1 за свідоцтвом України № 189828.

9. Апеляційний господарський суд не надав оцінки обставинам справи, пов'язаним із процедурою проведення призначеної цією судовою інстанцією повторної комісійної судової експертизи. Якщо експертиза була призначена у строки, визначені Інструкцією "Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експерт Полосьмак О.М., яка підписала висновок зазначеної експертизи, на початок проведення експертизи не мала повноважень експерта. Відповідне свідоцтво видано їй 14.08.2018. За таких обставин апеляційний господарський суд безпідставно відмовив у задоволенні клопотанні позивача про відвід усіх експертів.

10. Позивач у касаційній скарзі зазначив приклади неправильної, на його думку, оцінки судами обставин справи, та зауваження щодо процедури проведення повторної комісійної експертизи та стосовно її висновку.

Аргументи ТОВ "Карлсберг Україна", зазначені у відзиві на касаційну скаргу

11. ТОВ "Карлсберг Україна" зазначає, що ухвалені у справі судові рішення законні та обґрунтовані.

12. У касаційній скарзі не доведено порушення судами норм матеріального та процесуального права. Позивач висловлює незгоду з висновками судових експертиз, які суперечать його позиції у справі. Водночас позивачем не враховано, що відповідно до статті 104 Господарського процесуального кодексу України від 06.11.1991 N 1798-XII у редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII (далі - ГПК України) висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

13. У 2014 Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності визнана знак "Львівське" добре відомим з 2009 року.

14. Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій

15. Позивач є власником знака для товарів і послуг "РІЗДВЯНИЙ", який охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 106778 для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Знак 1, свідоцтво № 106778). Свідоцтво зареєстроване в державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.05.2009. Дата подання заявки 17.12.2007.

16. Відповідач 1 є власником комбінованого знака для товарів і послуг, який охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 189828 для товарів 32 класу МКТП: пиво (далі - Знак 2). Свідоцтво зареєстроване в державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.08.2014. Дата подання заявки 15.08.2012.

17. Знак 2 активно використовується Відповідачем 1 на ринку пива в Україні.

18. Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.12.2016 призначено комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі - Експертиза 1).

19. Згідно з висновком Експертизи 1 Знак 2 можна сплутати зі Знаком 1 щодо товарів 32 класу МКТП (експерт Петренко С.А.); Знак 2 за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі Знаком 1 щодо товарів 32 класу МКТП (експерт Дорошенко О.Ф.); товари 32 класу МКТП, для яких зареєстрований Знак 1, є однорідними з товарами 32 класу МКТП, для яких зареєстрований Знак 2, окрім товарів, що не відносяться до категорії слабоалкогольних та алкогольних напоїв.

20. Експерти надали суду пояснення щодо зазначених висновків.

21. Суд першої інстанції, оцінивши сукупно наявні у справі докази, дійшов висновку, що вони не свідчать про порушення Відповідачем 1 прав позивача при використанні останнім словесного Знака 2 для маркування пива.

22. Північний апеляційний господарський суд переглянув рішення суду першої інстанції.

23. Суд апеляційної інстанції призначив повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності (далі - Експертиза 2).

24. У висновку Експертизи 2 зазначено, що при порівнянні комбінованих позначень, аналізується композиція знака та виявляється основний елемент, який має визначальний вплив на формування загального зорового враження від позначення. Основними критеріями визначення основного елемента є вплив на зорове, фонетичне, семантичне сприйняття позначення, його місце розташування у площині знака, смислове значення, геометричний розмір.

25. За результатами Експертизи 2 експерти дійшли висновку про несхожість досліджуваних Знаків 1, 2 за семантичною ознакою, фонетичними ознаками, за графічними (візуальними) ознаками, що зумовлено, в першу чергу, розміром позначень, наявністю зображувальних елементів на противагу монооб'єктному словесному позначенню.

26. У результаті проведеного дослідження експертами було з'ясовано, що Знак 2 та Знак 1 використовуються для одного і того ж товару 32 класу МКТП - "пиво". Комбінований Знак 2 містить домінуючий словесно-зображувальний елемент "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ". Цей домінуючий елемент і Знак 1 не схожі до ступеня сплутування. Отже, Знак 2 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі Знаком 1 щодо товару 32 класу МКТП - "пиво".

27. Суд апеляційної інстанції, оцінивши відповідно до статті 104 ГПК України висновок Експертизи 2, зазначив, що у суду не виникає сумніву щодо його правильності. Він не містить розбіжностей і відповідає вимогам чинного законодавства, в тому числі стосовно критеріїв повноти, ясності, обґрунтованості.

28. З огляду на встановлені у справі обставини та норми права, що регулюють правовідносини у справі, зокрема пункт 4.3.2.4 Правил, апеляційний господарський суд залишив рішення першої інстанції без змін.

Касаційний розгляд справи

29. У зв'язку з перебуванням судді Колос І.Б. на лікарняному склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 10.07.2019, який наявний в матеріалах справи.

30. У судовому засіданні 11.07.2019 оголошувалась перерва до 15.07.2019.

31. ДЖЕРЕЛА ПРАВА. АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА

Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у редакції, чинній на час реєстрації Знака 2

32. Стаття 1

Знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

33. Пункти1, 4 статті 5

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

34. Пункт 3 статті 6

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

35. Пункт 5 статті 16

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

36. Підпункт "а" пункту 1 статті 19

Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812

37. Пункт 4.3.2.4

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

38. Пункт 4.3.2.6

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 N 1798-XII у редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII

39. Частина перша, третя статті 13

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

40. Частина перша статті 73

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

41. Стаття 74

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

42. Стаття76

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

43. Стаття 79

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

44. Стаття 86

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

45. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

46. Стаття 104

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

47. Частина четверта статті 236

При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

48. Частина перша статті 300

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

49. Частина друга статті 300

Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

50. Стаття 309

51. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи та висновків попередніх судових інстанцій

52. Касаційний господарський суд відповідно до припису статті 300 ГПК України перевіряє правильність застосування судом першої та апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах вимог касаційної скарги на підставі встановлених фактичних обставин справи. Отже, Верховний Суд не бере до уваги доводи позивача, які стосуються переоцінки доказів у справі.

53. Суди оцінили висновки Експертиз 1, 2 відповідно до статті 104 ГПК України, з точки зору пересічного споживача. Сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні.

54. Зміст оскаржуваних судових рішень свідчить, що факт схожості словесних елементів Знаків 1,2 не вказує на схожість протиставлених знаків. Наявність у Знаку 2 оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається цим знаком.

55. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість.

56. Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у даному разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.

57. Касаційний господарський суд не бере до уваги помилку, допущену в постанові апеляційного господарського суду (другий абзац, а.с.176, т.4) щодо порівняння Знаків 1,2 за критерієм тотожності, оскільки факт помилки очевидний із контексту постанови.

58. Що ж до доводів касаційної скарги стосовно неналежного проведення повторної судової експертизи, то судом апеляційної інстанції цим запереченням надано належну оцінку, і у касаційної інстанції відсутні повноваження для їх переоцінки.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

59. Позивач не спростував висновків попередніх судових інстанцій, покладених в основу оскаржуваних судових рішень, та не довів неправильного застосування ними норм матеріального та процесуального права як необхідної передумови для скасування ухвалених у справі судових рішень.

60. З огляду на зазначене касаційну скаргу ТОВ ТВК "Перша приватна броварня" необхідно залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення зі справи - без змін як такі, що відповідають вимогам норм матеріального та процесуального права.

Судові витрати

Понесені позивачем у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на позивача, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Касаційний господарський суд, керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315 ГПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.03.2019 зі справи № 910/18587/16 залишити без змін, а касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" - без задоволення.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Бенедисюк Суддя Т. Малашенкова Суддя В. Селіваненко