Патент на корисну модель: патентоздатність & визнання недійсним

На запатентовані пристрої та процеси встановлюється «монополія» для їхніх власників. Оскільки лише власник патенту має право використовувати, забороняти використання або надавати дозволи (ліцензії) на запатентовані об’єкти.

У той же час, патенти на корисні моделі видаються під відповідальність заявників та станом на березень 2019 р. зареєстровано 132 583 патентів на корисні моделі. Звісно, не всі заявники є «відповідальними» та не всі патенти відповідають вимогам закону.

Що робити з патентами, що не відповідають умовам надання охорони, та з безпідставними вимогами власників таких патентів - розберемо у даній статі.

ДАЙДЖЕСТ: ІЛАРІОН ТОМАРОВ: ТОП 5 IP СУДЕБНЫХ ДЕЛ В УКРАИНЕ ЗА 2018 ГОД

Корисна модель та її патентоздатність

Корисна модель визначається як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об’єктом корисної моделі можуть бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини);

- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Патент на корисну модель видається під відповідальність заявника, тобто заявник декларує відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Це означає, що Укрпатент здійснює лише перевірку заявки на патент за формальними ознаками - чи відповідає подана заявка вимогам закону. Укрпатент не здійснює перевірку заявленого об’єкту (пристрій, процес тощо) щодо патентоздатності.

Патентоздатність корисної моделі, або що не перевіряє Укрпатент при видачі патенту

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною (п. 2 ст. 7. Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»)/

Новою визнається корисна модель, що не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними до дати подання заявки (пріоритету) на патент. Тобто, корисна модель не повинна бути схожою за суттєвими ознаками з іншими патентами, відомостями з енциклопедій, Інтернету, відомими товарами, способами тощо.

Звертаю увагу, що патент на корисну модель діє виключно на території Україні, проте новизна перевіряється за доказами використання, патентами як в Україні, так і за її межами.

Промислова придатність корисної моделі - можливість фактично використовувати об’єкт патенту у промисловості або в іншій сфері діяльності. Тобто, об’єкт патентування повинен бути таким, що його можна втілити у життя та отримати заявлений результат (сконструювати пристрій, використати спосіб тощо).

При аналізі патентів на корисні моделі виявляється, що деякі з них не відповідають умовам надання правової охорони. Здебільшого - це відсутність новизни, та докази використання «запатентованого» товару або способу у світі вже тривалий час.

Але оскільки патент видано та патент є чинним, власник має право забороняти використання запатентованого об’єкту. Крім того, згідно з судовою практикою, один контрафактний товар – витісняє з ринку один оригінальний товар, що є підставою для встановлення та стягнення збитків.

У випадку отримання претензії, позову від власника патенту (або його представника) з вимогою припинити виробництво певного товару, відшкодувати понесені збитки, укласти ліцензій договір тощо – у першу чергу рекомендую проаналізувати патентоздатність об’єкта.

Інструменти, що я використовую для оцінки патентоздатності корисної моделі:

- Патентний пошук у базах даних, зокрема, України, Росії, країн Європи, США та Китаю. Здебільшого будуть знайдені аналогічні патенти, що були подані більш ранньою датою. Залишається лише звірити незалежний пункт формули та похідні, описи та креслення.

- Пошук у мережі Інтернет, енциклопедіях, друкованих виданнях тощо – не рідко інформація про запатентований об’єкт вже давно відома у світі. У випадку знайдення інформації – її слід зафіксувати та зробити порівняльний аналіз з патентом.

- Висновок фахівця у відповідній галузі. Зазвичай - це особа з відповідною технічною освітою, патентний повірений, експерт тощо.

Звісно, наведений перелік інструментів не є вичерпним. Вибір інструментів для пошуку залежить і від самого об’єкту за патентом та галузі, у якій останній використовується.

Судовий розгляд

Якщо патент не відповідає умовам надання правової охорони, рекомендую заявляти позов (зустрічний позов) про визнання патентну на корисну модель недійсним відповідно до ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». У випадку визнання патенту недійсним, не слід забувати про стягнення витрат на правову допомогу (послуги адвоката), витрати на судову експертизу, судовий збір з винної сторони.

Процесуальне законодавство встановлює принцип змагальності сторін - кожна зі сторін повинна довести ті обставини, на які сторона посилається.

У випадку визнання недійсним патенту на корисну модель, слід доводити відсутність новизни – відомості про рівень техніки до дати подання заявки (пріоритету), та/або відсутність промислової придатності.

Перед формуванням позиції у суді, рекомендую ознайомитися з пленумами та оглядовими листами судів щодо розгляду подібних спорів; вимогами та порядком призначення судової експертизи, оцінки доказів тощо. Не буде зайвим аналіз судової практики, у тому числі з подібними об’єктами за патентами та доказами сторін. Деякі приклади та позиції судів наводжу далі у статті:

Якщо сторона не згодна з висновками експерту – це не є підставою скасування рішення суду. Про таку позицію нагадав Касаційний господарський суд постановою від 18.12.2018 у справі 910/4881/18.

Суди попередніх інстанцій встановили, що патенти на лікарські препарати не відповідають умовам патентоздатності, тому було прийнято рішення при визнанням патентів недійсними.

При відмові у задоволенні касаційної скарги, суд зауважив, що сама незгода заявника з експертизою - не може вважатися підставою для скасування оскаржуваних судових рішень. Потрібні беззаперечні докази на підтвердження позиції сторони. Крім того суд наголосив, що в основу оскаржуваних судових актів покладено не лише експертне дослідження, а й здійснене судом всебічне, повне, об'єктивне та безпосереднє дослідження наявних у справі доказів.

Різноманітні докази відсутності новизни патенту можна побачити у справі № 760/20789/14-Ц (ухвала ВССУ від 27.09.2017).

Оскаржуваний патент стосувався компонентів хімічного складу, що є досить специфічним об’єктом, на відміну від очевидного пристрою. У якості доказів позивач надавав наступні документи: висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи; сертифікати аналізу виробника; листи та документи виробника, які містять інформацію про кількісний та якісний склад продуктів, що поставлялися виробником на митну територію України; результати проведення судових експертиз; висновок експертизи ДП "Український інститут промислової власності" тощо.

Вищий спеціалізований суд підтримав висновки судів попередніх інстанцій, що інформація про патент була відома в світі до моменту подання заявки. Відповідно корисна модель визнана такою, що не відповідає умові промислової придатності, не визнається новою і не відповідає умовам патентоздатності.

Відсутність новизни, оскільки існує більш «рання» міжнародна заявка. Такі докази можна побачити у рішенні від 04.02.2019 по справі 910/24106/15 Господарського суду м. Києва.

Рішення про визнання недійсним патенту на корисну модель було прийнято на підставі експертизи Укрпатенту та судової експертизи. Судом було встановлено, що відомості про «закупорювальний пристрій для пляшки» стали загальнодоступними до дати подання заявок на оскаржувані патенти. Підстава – міжнародна заявка була подана набагато раніше на реєстрацію. Відтак, об’єкт дослідження не відповідав критерію патентоздатності «новизна».

Окремо, була спроба знайти роз’яснення та тлумачення норм права щодо патентоздатності корисної моделі у судових рішеннях. Наприклад, більш широкий опис того, що є новизною, промисловою придатністю, відомим рівнем техніки, оцінка доказів тощо. Оскільки зазвичай судді обходяться загальним посиланням на норми права та висновками експертів.

Цікавими, на мою думку, можна вважати наступні рішення: визнання недійним патенту на корисну модель «Кабель силовий» (рішення Господарського суду м. Києва від 23.10.2018 у справі № 910/6996/18); визнання недійним патенту на корисну модель «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» (рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 18.12.2018 у справі № 760/23554/14-ц).

У випадку відсутності доказів невідповідності корисної моделі умовам патентоздатності – не слід розраховувати на визнання патенту недійсним.

За приклад можна взяти справи 760/23554/14-Ц, 910/23507/16. Цими судовими рішенням встановлено, що матеріали справ не містять відомості та докази, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі стала загальнодоступною в світі до дати подання відповідачем заявки. Вказані висновки зроблені відповідно до судової експертизи та наявних матеріалів справи.

Таким чином, виключно від сторони залежить – чи будуть у матеріалах справи необхідні докази для визнання патенту недійсним (відсутність новизни, відсутність промислової придатності тощо). Оскільки ані суд, ані судовий експерт самостійно не здійснюють збір доказів, а здійснюють виключно їхню оцінку та роблять висновки.

Як висновок, хочу зазначити - патенти повинні «працювати» та захищати законні права та інтереси власників. Власник патенту має повне право забороняти неправомірне використання власного пристрою, способо тощо , стягувати збитки тощо.

Але не слід забувати, що чинне законодавство хоча й дозволяє реєструвати корисні моделі під відповідальність заявників, встановлює обов’язкові вимоги до корисної моделі: новизна і промислова придатність. Якщо є підстави вважати, що корисна модель не відповідає умовам надання правової охорони і такі обставини можна довести - відповідний патент можна визнати недійсним у судовому порядку з відшкодування за рахунок власника патенту понесених витрат (послуги адвоката, судова експертиза, судовий збір тощо).

Автор консультації: Barbashin Sergey

Користуйтеся консультацією: Як запатентувати стартап в Україні