Чому слід бути обережним із комерційним найменуванням бізнесу

Якщо ви саме зараз створюєте юридичну особу, то напевно маєте ідею, як її назвати. Або вже назвали і зареєстрували. Реєстратор провів відповідну процедуру, а отже, ви начебто все зробили правильно. Та такий висновок може бути передчасним. Легковажне ставлення до вибору назви підприємства може призвести як до її зміни з можливим відшкодуванням збитків, так і до накладення штрафу Антимонопольний комітет (далі - АМКУ) у розмірі до 5% доходу за попередній рік. Пояснимо детальніше.

Засади вибору назви юрособи

Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі - Закон про держреєстрацію) в контексті найменування юрособи говорить, що воно не може бути тотожним (тобто однаковим) найменуванню іншої юрособи (крім органів місцевого самоврядування). Інакше вам відмовлять у реєстрації такого найменування на підставі ч.1 ст.28 Закону про реєстрацію.

Відповідно до ст.90 ЦКУ юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Тобто у ТОВ «Експрес» найменування містить інформацію про організаційно-правову форму (ТОВ) та назву («Експрес»). Відповідно, якщо існує ТОВ «Експрес», то Закон про держреєстрацію не забороняє зареєструвати ТОВ «Експресс» чи приватне підприємство «Експрес».

Однак ч.2 вказаної статті ЦКУ наголошує: юридична особа, яка є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування (далі — КФН). Це перше свідчення того, що найменування юрособи та її КФН не є тотожними категоріями. І вимоги до останнього значно суворіші.

Критерії вибору КФН

КФН має специфічну правову охорону, оскільки є об’єктом інтелектуальної власності. При цьому ви не знайдете у законодавстві ні визначення цього поняття, ні відмежування комерційного найменування від фірмового найменування. Лише ВГСУ у своєму оглядовому листі від 28.02.2017 р. № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності» (далі — Оглядовий лист) зазначив, що фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин-підприємець позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах. Фактично суди ототожнюють комерційне і фірмове найменування.

Правова охорона надається комерційному найменуванню тільки у тому випадку, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності (ст.489 ЦКУ). Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, і послуг, які ними надаються.

Тобто КФН відповідно до норм ЦКУ:

1) повинно мати вирізняльну здатність;

2) не має вводити в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи;

3) може бути однаковим для кількох осіб, якщо це не вводить в оману споживачів щодо їх діяльності.

Виникнення права інтелектуальної власності на КФН

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає з моменту першого використання та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки (ст.489 ЦКУ). Першим використанням можуть бути: держреєстрація ЮО або ФОП; згадки в рахунках, накладних, технічних умовах, рекламі, патентах, при реєстрації доменного імені тощо.

Частина 2 ст.159 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі - ГКУ) передбачає, що відомості про комерційне найменування суб’єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.Суб’єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб’єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.

Однак не поспішайте шукати у пошуковій системі такі реєстри, оскільки в Україні вони не функціонують. А тому право інтелектуальної власності виникає з моменту першого використання.

Згідно зі ст.490 ЦКУ майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Їх чинність припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом (ст.491 ЦКУ).

То хто ж може мати КФН? Юридична особа, що є підприємницьким товариством, тобто господарські товариства (повне, командитне, з обмеженою чи додатковою відповідальністю, акціонерне) або виробничі кооперативи. Це закріплено у ст.90 ЦКУ.

Однак ст.489 ЦКУ говорить ще й про можливість вирізнення однієї особи з-поміж інших, тобто йдеться не лише про юросіб. Черговим підтвердженням цього є припинення чинності майнових прав не тільки у разі ліквідації ЮО, а й з інших підстав, встановлених законом.

В ГКУ вказано, що суб’єкт господарювання — юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім’я. У разі якщо комерційне найменування суб’єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки (ст.159).

Тобто право на комерційне найменування мають комерційні організації, некомерційні організації (в частині здійснення комерційної діяльності) та ФОПи. З такою позицією фактично погодився і ВГСУ в Оглядовому листі.

Коли допустимі однакові комерційні найменування?

Як зазначалося раніше, ст.489 ЦКУ дозволяє особам мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

З цього приводу пленум ВГСУ ще у п.80 постанови від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» відзначив, що відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг). При цьому тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

І знову — оціночні категорії, в які можна вкладати різний зміст залежно від того, чи плануєте ви заборонити конкуренту використання комерційного найменування чи вас звинувачують у такому порушенні. Наприклад, ви — виробник тракторів з потужністю двигуна не більше ніж 37 кВт (назва товару відповідно до Держкласифікатора продукції та послуг), а ваш конкурент з аналогічною комерційною назвою виробляє трактори з потужністю двигуна більше ніж 59 кВт. Коди продукції різні. Однак досить непросто буде довести, що немає введення в оману споживачів, бо виробники, мовляв, спеціалізуються на різних товарах. Для більшості споживачів продукція однакова — трактори, без огляду на потужність двигуна.

Та якщо один виробник випускає машини для виготовлення паперу чи картону, а інший — машини для оброблення пластмаси та ґуми, то шанси на сплутування значно зменшуються. Відповідно, збільшуються шанси на подальше використання одного й того ж комерційного найменування кількома суб’єктами господарювання.

А от із територіально розмежованими ринками ситуація складніша. Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III «Про захист економічної конкуренції» (далі - Закон про конкуренцію) встановлює, що ринок товару (в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов’язання та права, зокрема цінні папери) — це сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція. Цей ринок має територіальні межі, які можуть збігатися з межами області, району. Але чи можна говорити про якесь територіальне розмежування сьогодні, якщо у продавця взуття з Харківської області, який має торговельні об’єкти лише на її території, є ще й власний сайт, через який львів’янин може замовити собі туфлі нової моделі? А все завдяки тому, що він має приємний досвід використання товарів компанії з тим же КФН і просто в інтернет-пошуковику ввів це найменування.

Тож сьогодні складно доводити якесь територіальне розмежування в умовах онлайн-торгівлі та глобалізації ринків. А тому високим буде ризик змішування. Власне, за наявності великого бажання використання тотожного КФН слід відштовхуватись радше від виробництва/надання різних товарів/послуг.

Нові редакції процесуальних кодексів майже 2 роки в дії, однак суди не поспішають відмовлятись від постанов пленумів, а тому й вам слід передбачати майбутні наслідки їх застосування.

А ось ще дещо зі «свіжої» практики. Верховний Суд підтримав (різні справи) вимоги ТОВ «Бомонд Групп» та ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» припинити використання КФН відповідно ТОВ «Бомонд Груп» та ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» (справи № 910/32742/15, 910/20889/13), оскільки вони можуть вводити в оману споживачів щодо товарів, які ними виробляються та реалізуються, та щодо осіб, які реалізують товари, зокрема внаслідок подекуди тотожних скорочених форм КФН. Як бачимо, щоб заборонити використання КФН, достатньо використання не лише тотожного КФН, а й схожого, що може призвести до змішування.

Комерційне найменування VS торговельна марка

Цими обома об’єктами прав інтелектуальної власності можуть позначатись (маркуватись) товари/послуги. Наприклад, створюється ТОВ «Бухфлагман» (комерційне найменування англ. «Buhflahman»), яке надає бухгалтерські послуги. Воно реєструє доменне ім’я «buhflahman.com» та активно просуває це КФН обома мовами в рекламних матеріалах, у діловому листуванні з контр­агентами.

Через певний час його конкурент починає використовувати у тій самій області позначення «Бухфлагман» під час надання бухгалтерських послуг. Більш того, виявляє бажання зареєструвати таке позначення як торговельну марку і таки отримує право інтелектуальної власності на нього. Яка може бути реакція ТОВ на подібні дії? Наприклад, бажання визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг. Так, пп.«а» п.1 ст.19 Закону України від 15.12.93 р. № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закону про охорону прав) передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. За цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абзац п’ятий п.2 ст.6 Закону про охорону прав).

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (абзац четвертий п.3 ст.6 Закону про охорону прав). У цьому випадку ступінь відомості фірмового найменування не визначається, як у разі визнання знака добре відомим.

До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману стосовно товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності (п.4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту від 28.07.95 р. № 116.). Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно у процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Якби ТОВ «Бухфлагман» почало використовувати своє КФН лише на кілька місяців раніше за дату подання заявки про реєстрацію знака для товарів та послуг, то суд міг би відмовити у вимозі визнати свідоцтво недійсним. Це бачимо у постанові Північного апеляційного господарського суду від 19.09.2019 р. у справі № 910/5458/17, вмотивованій тим, що за два місяці використання КФН не могло б стати відомим в Україні. І це при тому, що законодавство не встановлює ні часових меж, ні критеріїв популярності. Як гадаєте, витримає така постанова перегляд Верховним Судом?

Тому ТОВ «Бухфлагман» можна порадити починаючи з першої інстанції надавати докази початку свого використання КФН у господарських відносинах з іншими учасниками господарських відносин. Адже говорити про те, що КФН відоме в Україні, можна тоді, коли про це знає бодай одна особа. Принаймні, інших критеріїв законодавство не визначає.

Так само і власник зареєстрованої торговельної марки може заборонити вам використання КФН, що є тотожним або ж занадто схожим на його знак.

Штраф АМКУ як наслідок помилки у виборі КФН

А зараз саме час звернутись до Закону України від 07.06.96 р. № 236/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції» (далі - Закону про конкуренцію). Згідно з його ст.4 неправомірним є використання імені, КФН, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у госпдіяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізособи не визнається неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відмінний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання.

Якщо йдеться про неправомірність, то слід згадати і про відповідальність. Так, ст.21 цього ж Закону передбачає штраф за таке порушення у розмірі до 5% доходу (виручки) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, або до 170 тис. грн., якщо доходу (виручки) немає або суб’єкт господарювання не надав такі відомості. Ще один наслідок — зобов’язання припинити порушення та можливість у подальшому в судовому порядку відшкодування завданої шкоди.

До відповідальності притягує відповідний орган АМКУ. На порушення він може звернути увагу як сам, так і за заявою інших осіб. Тобто якщо ваш конкурент використовує аналогічне КФН або схоже, що навіть може призвести до змішування вашої діяльності, то ви можете звернутись протягом 6 місяців (з моменту, коли вам стало відомо про порушення) до АМКУ із заявою про захист від недобросовісної конкуренції. За таке звернення плата не стягується. Опитування споживачів зможуть підтвердити/не підтвердити таку можливість. Аналогічні наслідки чекатимуть і на вас, якщо на місці конкурента опинитесь ви.

Як бачимо, вибір КФН — завдання непросте. Оскільки найменування юрособи часто збігається з її КФН, то будьте обережні вже на стадії подання реєстратору документів для реєстрації найменування юрособи. При цьому завжди є можливість відстежити в Єдиному держреєстрі використання іншими юрособами подібних назв або пошукати онлайн схожі чужі торговельні марки, з’ясовуючи принагідно, чи не спеціалізуєтесь ви на однорідних товарах/послугах. Якщо сумніви все ж таки не зникають, проконсультуйтесь у спеціаліста або відмовтесь від ідеї використовувати саме це КФН.

Опубліковано: журнал "БухгалтеріяЮА" № 4 від 27.01.2020 р. ст. 27-28.

Автор статті: Наталія Брожко, юрист АО "Адвокатська фірма "Єфімов та партнери".