Чи може суд порівнювати торговельні марки як пересічний споживач ?

Схожість торговельних марок є підставою для відмови у реєстрації або спору по визнанню свідоцтва недійсними. Адже реєстрація, тобто використання подібної торговельної марки, суперечить головній цілі ТМ – відрізняти товари та послуги одних осіб від інших.

У статті розглядаються підходи визнання схожості ТМ, а також хто повинен здійснювати порівняння: сторони, судді, споживачі чи експерти.

Критерії схожості торговельних марок

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі – Закон) визначає, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема:

– з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію;

– торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України;

– комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що затверджені Наказом Держпатенту України № 116 від 28.07.95 (надалі – Правила), при встановленні схожості позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Критерії схожості також описані в Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження. Рекомендується звертати в першу чергу увагу на схожість позначень, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків. Описані основні елементи порівняння позначень (звукові, графічні та семантичні критерії схожості) з прикладами за такими з критеріями.

Як правило, суди при винесенні рішень, так і експерти при наданні висновків, посилаються на зазначені Правила та Методичні рекомендації.

Експерт або суд?

В українській судовій практиці наявні різні прецеденти та позиції судів, що доволі часто суперечать один одному. Крім того, в одній справі можна знайти 2-3 та більше експертних досліджень з протилежними висновками. Надалі наводимо перелік цікавих судових рішень з приводу схожості ТМ, зокрема, при оцінці судових експертиз з точки зору кінцевого споживача.

Відповідно до процесуальних кодексів – коли є необхідність у спеціальних знаннях, варто делегувати такі питання профільним експертам. Водночас Постанова Пленуму Вищого Господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» № 5 від 23.03.2012 визначає «коли знань судді достатньо для з’ясування обставин справи, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи». Таким чином, у судів можуть бути різні підходи для вирішення справи. На жаль, у нормах не конкретизовано, що означає «достатність знань». Вважаю, повинен враховуватися як досвід розгляду справ з інтелектуальної власності, так і складність, однозначність питань.

Оцінку позначень судом та огляд з позиції «кінцевого споживача» можна побачити у справі № 922/3136/16, предметом якої була схожість двох позначень «Econom Class»- «Diskont Place»:

Касаційний господарський суд, зазначив, що попередні судові інстанції у прийнятті оскаржуваних судових рішень виходили з того, що позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати. В основу оскаржуваних судових рішень покладені висновки експертиз та звіт про соціологічне опитування.

Крім того, суд зазначає «єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як у такому випадку необхідність у застосуванні саме спеціальних знань відсутня, оскільки розв’язання порушеного питання (щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення) належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг».

Верховний суд дійшов висновку про те, що попередніми судовими інстанціями оскаржувані рішення прийнято з порушенням норм процесуального права та потреба у призначенні експертизи була відсутня. Суд самостійно проаналізував позначення та дійшов до висновку, що позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У справі № 910/18587/16 про визнання недійсним свідоцтва на знак порівнювались дві зареєстровані торговельні марки:

Касаційний господарський суд у постанові від 15 липня 2019 року, зазначає, що «сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні та оцінюванні».

За результатами експертизи, експерти дійшли висновку про несхожість досліджуваних знаків за семантичною ознакою, фонетичними ознаками, за графічними (візуальними) ознаками, що зумовлено, в першу чергу, розміром позначень, наявністю зображувальних елементів на противагу словесному позначенню.

Суд наголошує, що «схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні», крім цього, «графічного елементу достатньо щоб виключити схожість». У даній справі, суди оцінили висновки експертиз відповідно до статті 104 ГПК України та з точки зору пересічного споживача, та дійшли висновку про несхожість знаків.

Право суду оцінювати позначення з точки зору «кінцевого споживача» не є абсолютним, й повинно здійснюватися з оцінкою інших доказів.

У постанові від 20 лютого 2020 року, по справі № 910/20650/17 Касаційний господарський суд, зазначає наступне: «судом апеляційної інстанції на порушення норм процесуального права не було здійснено оцінки доказів (висновків експертиз зокрема), а натомість перебрано невластиві суду функції експерта. За таких обставин названий суд без достатніх на те підстав скасував законне та обґрунтоване рішення суду першої інстанції».

Крім того, суд наголосив на необхідності експертизи, оскільки схожість торговельних марок та спорідненість (однорідність) товарів не мала для суду очевидного характеру. Можемо припускати, що такий висновок сформовано внаслідок затвердження судом проведення декількох судових експертиз, опитування експертів.

Для порівняння схожості позначень можуть братися до уваги і результати соціологічних досліджень. Наприклад, по справі № 910/21643/17 від 06 серпня 2018 року за позовом «Рошен» проти «БКК» було ініційовано питання визнання недійсним свідоцтва № 228350:

Позов аргументовано введенням в оману споживачів, оскільки елемент пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом є відомим елементом у споживачів щодо продукції Рошен. Серед доказів був звіт про соціологічне опитування, що встановлював “Визначення рівня відомості серед споживачів елемента пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковування продукції з вказаним елементом пакування”. Рішенням від 06 серпня 2018 сороку позов задоволено, а соціологічне опитування взяти до уваги.

Проаналізувавши міжнародний досвід, можна знайти також різні підходи до оцінки схожості торговельних марок.

У багатьох справах ЄС, за наявності належного висновку експертів, суди беруть його до уваги. Наприклад, Суд загальної юрисдикції ЄС у своєму рішенні від 10 жовтня 2019 року, зазначає, що «Сприйняття знаків споживачем відповідних відіграє вирішальну роль в оцінці ймовірності плутанини. У зв’язку з цим пересічний споживач зазвичай сприймає торгову марку в цілому та не аналізує її деталі».

*протиставлені позначення

При цьому, суд не дає таку оцінку самостійно, а посилається на висновок Апеляційної палати EUIPO (Відомство з інтелектуальної власності ЄС). Тобто, суд бере до уваги експертну думку Відомства, а не здійснює аналіз та порівняння позначень.

У більшій частині знайдених судових рішень по США – питання схожості торговельних марок вирішує саме суд. Наприклад, по справі № 14-55253, суддя Апеляційного суду дев’ятого округу США порівнює позначення за візуальними, фонетичними та іншими ознаками, а також детально проводить експертизу щодо питання схожості позначень.

Висновок

На практиці зустрічаються різні підходи у вирішення спорів з інтелектуальної власності як в українських, так і в іноземних судах. При оцінці схожості торговельних марок можуть враховуватися думки експертів, соціологічні опитування або проводитися порівняння безпосередньо суддями.

З одного боку є питання до передбачуваності судових рішень. З іншого – сторони не обмежені у власних діях та доказах. Моя рекомендація для збільшення шансів у виграші справи – по-максимуму використовувати принцип змагальності сторін та доводи позицію власної сторони всіма можливими доказами. Адже ані суд, ані експерт не будуть збирати докази. Для цього можна використовувати актуальну для позиції судову практику та підходи, замовляти експертні висновки та соціологічні опитування серед важливих респондентів. Окремо, раджу ретельно опрацьовувати питання, що будуть ставитися як експертам, так і у проведення соціологічних опитувань. І не оминати усі наявні докази набуття розрізняльної здатності кожної торговельної марки.

Дискусійним залишається питання про наділення «експертними повноваженнями» або правом оцінювати позначення з точки зору кінцевого споживача суддів Вищого суду з інтелектуальної власності. Сподіваюсь, суд все ж таки незабаром запрацює та наддасть детальні роз’яснення з таких питань.

Автор консультації: Barbashin Sergey