Как доказать размер убытков при нарушении ТМ на сайте

Основные способы нарушения ТМ на веб-сайте (кроме доменных имен): (1) продажа контрафактных товаров и (2) использование чужой ТМ для продажи своих товаров/услуг (введение в заблуждение). Коль скоро наш закон и судебная практика бессильны в вопросе определения размера убытков при таких нарушениях, обратимся к опыту других правопорядков.

Два традиционных способа определить размер убытков при незаконном использовании торговой марки (ТМ) в рамках гражданского правонарушения:

(1) взыскать размер дохода, который получил нарушитель от продажи каждой единицы контрафактной продукции – абзац второй ч. 3 ст. 22 Гражданского кодекса Украины (сложно применить при нарушении ТМ для услуг, ведь их объем трудно подсчитать);

Вспомните новость: Джек Ма назвал создание Alibaba своей главной ошибкой

(2) взыскать плату за пользование ТМ, которую нарушитель заплатил, если бы заключил лицензионный договор. Этот вариант более универсален и справедлив (рыночная стоимость товара или услуги не на 100% состоит из роялти), однако сферу его применения существенно сужают два обстоятельства: (1) правообладатель не заключает лицензионные договора и (2) в индустрии нет рынка, достаточного для определения стоимости лицензии.

В идеале, убытки должны равняться расходам правообладателя, необходимым для восстановления нарушенного права, что требует определить несколько ключевых предположений:

(1) одна реализованная единица контрафактного товара вытесняет на рынке одну единицу оригинального товара (седьмой абзац п. 50 Постановления Пленума ВХСУ № 12 от 17.10.2012 г.);

(2) потребитель, единожды купив поддельный (априори некачественный) товар / услугу, способен временно или постоянно отказаться от покупки товара / услуги этой марки (что тоже может быть опровергнуто);

(3) продажа определенного объема контрафактного товара и последовавшее за этим снижение спроса на оригинальный товар обесценивают расходы правообладателя или лицензиата на популяризацию ТМ и товара, а чтобы восстановить спрос (и доверие) нужны дополнительные расходы на рекламу.

Однако следует признать, что, во-первых, чаще всего доказать настоящее количество проданных контрафактных товаров невозможно, а, во-вторых, высокий стандарт доказывания причинно-следственной связи нивелирует шансы взыскать расходы на восстановление репутации ТМ и лояльности потребителей.