ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року Справа № 910/5359/16

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Селіваненко В.П.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг", м. Харків,

на ухвалу господарського суду міста Києва від 14.11.2016

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.12.2016

у справі № 910/5359/16

за позовом WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані, далі - Компанія), Сан-Дієго США,

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

2. товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (далі - ТОВ "ХАДО-Холдінг"), м. Харків,

3. товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія" (далі - ТОВ "ХАДО-Технологія"), м. Харків,

про захист прав інтелектуальної власності.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - Войков А.П. предст. (дов. від 02.02.2016)

відповідачів 1. Ресенчук В.М. предст. (дов. від 21.11.2014)

2. Первомайський О.О. предст. (дов. від 01.07.2016)

3. не з'явився

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Служби, ТОВ "ХАДО-Холдінг" та ТОВ "ХАДО-Технологія" про: визнання повністю недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40", власником якого є ТОВ "ХАДО-Холдінг"; зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнання повністю недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "ХАДО-Холдінг"; зобов'язання Служби внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; заборону ТОВ "ХАДО-Холдінг" здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) рішенням апеляційної палати Служби 31.08.2015 щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; заборону ТОВ "ХАДО-Технологія" здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Служби 31.08.2015 щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; заборону ТОВ "ХАДО-Холдінг" здійснювати використання об`ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Служби від 31.08.2015 щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; заборону ТОВ "ХАДО-Технологія" здійснювати використання об`ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Служби від 31.08.2015 щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.11.2016 у справі № 910/5359/16 (суддя Марченко О.В.), яка залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.12.2016 (судді Пантелієнко В.О. - головуючий, Верховець А.А., Остапенко О.М.) призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, з метою вирішення питання стосовно схожості до ступеня змішування торговельних марок позивача і відповідача-2, та питання щодо можливості введення в оману щодо Компанії; проведення експертизи доручено судовому експерту Жилі Б.В.; провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

ТОВ "ХАДО-Холдінг", посилаючись на порушення та неправильне застосування попередніми судовими інстанціями норм процесуального права, просить суд касаційної інстанції судові акти попередніх інстанцій зі справи скасувати в частині зупинення провадження у справі, справу направити до суду першої інстанції для подальшого розгляду справи по суті.

У відзиві на касаційну скаргу Компанія просила у задоволенні касаційної скарги відмовити, а судові акти попередніх інстанцій зі справи залишити без змін.

Сторони у відповідності до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального права, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-1 та відповідача-2, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Статтею 41 ГПК України встановлено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Отже, експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті. При цьому, в силу приписів статті 41 ГПК України господарський суд самостійно визначає, чи є необхідність у спеціальних знаннях і, відповідно, призначення судової експертизи, чи такої необхідності немає, і суд може вирішити спір на підставі інших доказів, поданих у справі.

Згідно з частиною першою статті 11113 ГПК України ухвали місцевого та апеляційного господарського суду можуть бути оскаржені в касаційному порядку у випадках, передбачених частиною першою статті 106 цього Кодексу.

ГПК України не передбачено можливості оскарження ухвал про призначення судової експертизи.

Водночас за приписами пункту 1 частини другої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення судової експертизи, а згідно з частиною п'ятою цієї ж статті ухвалу про зупинення провадження у справі може бути оскаржено.

Зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є правом господарського суду, що зумовлене необхідністю встановлення фактичних даних, які можуть бути встановлені лише за допомогою експертного дослідження та неможливістю вирішення спору по суті за відсутності відповідних висновків.

Касаційна скарга, яка за своїм змістом стосується ухвали про зупинення провадження у справі, може бути розглянута виключно з точки зору наявності чи відсутності передбаченої законом підстави для такого зупинення.

Отже, зупиняючи провадження у справі № 910/5359/16 на час проведення призначеної судом експертизи, господарський суд вчинив процесуальні дії у межах наданих йому законом повноважень.

Доводи скаржника щодо передчасного зупинення провадження у справі, ненадання йому можливості запропонувати власні питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, наводити свої доводи та міркування, заявити відвід судовому експерту спростовуються змістом резолютивної частини ухвали господарського суду міста Києва від 24.10.2016 зі справи (у якій сторін було зобов'язано подати письмові пояснення щодо необхідності призначення у справі судової експертизи, подати перелік питань, які пропонується поставити на вирішення судової експертизи та перелік установ (судових експертів), яким можна доручити проведення судової експертизи), а також змістом протоколу судового засідання від 14.11.2016 та ухвали суду від 14.11.2016 (відповідно до яких присутній у судовому засіданні представник відповідача-2 не заперечив проти задоволення клопотання позивача про проведення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та запропонував доручити проведення експертизи Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності). Крім того, в силу приписів статті 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Тобто, учасники судового процесу самостійно вирішують скористатися їм правом щодо пропонування суду питань, які доцільно поставити перед експертом або ні. Остаточне ж коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Посилання скаржника на те, що відповідач-1 та відповідач-3 не були присутні у судовому засіданні 14.11.2016, тому були позбавлені можливості скористатися своїми процесуальними правами Вищий господарський суд України відхиляє, оскільки по-перше, скаржник не уповноважений представляти інтереси відповідача-1 та відповідача-3 у суді, у тому числі, вирішувати за вказаних осіб чи вважають останні свої процесуальні права порушеними, по - друге, згідно розписки (арк. справи 68 том ІІІ) Служба була повідомлена про дату, час та місце наступного судового засідання (14.11.2016 о 9:10 год.); копія ухвали суду від 24.10.2016 (про відкладення розгляду справи на 14.11.2016) згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення вручена уповноваженій особі ТОВ "ХАДО-Технологія" 31.10.2016. Таким чином, як відповідач-1, так і відповідач-3 були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, відповідно, не були позбавлені можливості скористатися своїми процесуальними правами.

Враховуючи викладене, визначені законом підставі для скасування або зміни оскаржуваних судових актів - відсутні.

Керуючись статтями 1117, 1119-11111, 11113 ГПК України, Вищий господарський суд України, -

ПОСТАНОВИВ:

Ухвалу господарського суду міста Києва від 14.11.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.12.2016 у справі № 910/5359/16 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" - без задоволення.

Суддя В. Палій

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко